產(chǎn)品回收利用與商標侵權(quán)

來源：中華商標雜志    發(fā)布時間：2016-07-13 05:58:00　　瀏覽：3136

本文主要以國際保護知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會(AIPPI)2008、2009年舉辦的關(guān)于“知識產(chǎn)權(quán)窮竭與產(chǎn)品的修理和回收利用”和“商標侵權(quán)與回收利用、修理、重裝和裝飾性使用”兩個論壇為基礎(chǔ)，論述修理、重裝、回收利用商標權(quán)產(chǎn)品與商標侵權(quán)的問題。

　　阿根廷

阿根廷的報告認為，阿根廷的商標法并沒有明文規(guī)定修理、回收利用、重(新)裝(瓶)是否構(gòu)成商標侵權(quán)。不過，阿根廷法院認為，只要該回收利用的商品在再次銷售時標明其是回收利用的產(chǎn)品，以及該產(chǎn)品的品質(zhì)，就不構(gòu)成商標侵權(quán)，這是為了實現(xiàn)商標之避免消費者混淆和質(zhì)量保障功能。

根據(jù)商標權(quán)窮盡原則，一般情況下，修理產(chǎn)品也是允許的。但是，法院強調(diào)，沒有獲得商標權(quán)人授權(quán)的修理服務(wù)(廣告)的提供者有下列行為的即構(gòu)成商標侵權(quán)：使消費者誤以為該修理服務(wù)的提供者是商標權(quán)人的代理人、授權(quán)人或許可人;以有害或欺騙的方式使用被修理產(chǎn)品的商標。比如，當(dāng)與商標權(quán)人無關(guān)的被告在發(fā)布修理割草機廣告時，突出使用原告的商標“Singer”(大字體)，并且沒有提及或使用非常小的字體提及修理服務(wù)提供者的名字，則構(gòu)成商標侵權(quán)。如果廣告中原告的商標和被告的名字一樣大小，即沒有突出使用原告的商標，則不構(gòu)成商標侵權(quán)。

阿根廷法院認為，當(dāng)重新裝瓶(盒)造成消費者關(guān)于產(chǎn)品來源、質(zhì)量和純度混淆時構(gòu)成商標侵權(quán)。比如，當(dāng)重裝后的產(chǎn)品與原裝正品的品質(zhì)不一樣，并且銷售該重裝產(chǎn)品者沒有將其銷售重裝產(chǎn)品的性質(zhì)向消費者明示時，構(gòu)成商標侵權(quán)。在一則判例中，被告用自己生產(chǎn)的打印機油墨重裝附有“Epson”和“HP”商標的墨盒，并銷售。被告在銷售“Epson”墨盒時墨盒上使用的是“Epson”商標，但是，墨盒的包裝上使用了與“Epson”墨盒包裝不一樣的顏色，字體大小也不同，并且包裝上還標有“供Epson打印機使用”的字樣。而被告在銷售重裝的“HP”墨盒時，其在包裝上重新制作了“HP”商標。法院認為，第一種行為不構(gòu)成商標侵權(quán)，第二種行為構(gòu)成商標侵權(quán)。

當(dāng)原裝正品被重大修理改變其性狀時，該修理后的產(chǎn)品在銷售時就不能再使用原初商標，也即得除去原初商標，因為該修理后的產(chǎn)品已經(jīng)不再與原裝正品的品質(zhì)一樣了。不過，如果重大修理得到了商標權(quán)人的授權(quán)或控制，沒有誤導(dǎo)消費者，則原初商標還是可以繼續(xù)使用的?？傊还苁切蘩?、回收利用還是重裝，都不得讓消費者產(chǎn)生行為人與商標權(quán)人有贊助、許可或授權(quán)的關(guān)系，不得誤導(dǎo)消費者。

　　巴西

巴西的報告認為，回收利用他人有商標權(quán)的商品，只要除去該商品上的原初商標即可，當(dāng)然，這種除去原初商標的行為必須非常容易或成本低廉(這是否意味著除去商標成本高昂，就可以不除去商標，報告沒有進一步明確)。因為回收利用的商品已經(jīng)不再是原裝正品，所以不能再使用原初商標。如果回收利用行為使消費者誤以為回收利用的商品就是商標權(quán)人的新品，或與商標權(quán)人產(chǎn)生了不正當(dāng)?shù)穆?lián)系，則構(gòu)成商標侵權(quán)。比如，當(dāng)把附有原告商標的摩托車回收后改裝成三輪車時，在這些三輪車上就不能再使用原告摩托車上的商標，否則，就讓人誤以為該三輪車是原告生產(chǎn)的。

在巴西修理附有他人商標的商品是允許，只要不與商標權(quán)人或其授權(quán)人產(chǎn)生不正當(dāng)?shù)穆?lián)系。比如一個商家在廣告中聲稱他可以修理附有“BRASTEMP and CONSUL”商標的冰箱，只要該商家明示他沒有獲得商標權(quán)人的授權(quán)，就不會構(gòu)成商標侵權(quán)。因為這種使用他人商標的行為，僅僅是為了告知消費者提供修理服務(wù)的是誰，當(dāng)該商家修理附有“BRASTEMP and CONSUL”冰箱時，并不構(gòu)成商標侵權(quán)，因為其修理的商品是原裝正品。

重新裝瓶時必須除去原初的商標，當(dāng)然，這種除掉商標的行為必須非常容易或成本低廉，并且重裝時必須把該商品是重裝的信息告知消費者。在一則案例中，被告使用原告的塑料瓶，重裝礦泉水，并使用原告的商標銷售該重裝的礦泉水。法院認為，被告使用原告的塑料瓶(附有原告的商標)重裝礦泉水，并銷售的行為可能會導(dǎo)致消費者混淆，因而構(gòu)成商標侵權(quán)。

　　美國

美國報告認為，重新包裝或重新裝瓶必須在商品上標明以下信息：即此商品是重新包裝或重新裝瓶的;此重新包裝或重新裝瓶的商品不是原商標權(quán)人生產(chǎn)的商品;重新包裝或重新裝瓶行為人的名稱;重新包裝或重新裝瓶的商品上不得突出(大字體、不同的顏色和大小)使用原初商標。不過，如果重新包裝或重新裝瓶會產(chǎn)生以下虛假印象，即一個修理并且再造的商品仍然是原裝正品，則以上信息披露將不再適用。比如，在變更、重新包裝，并銷售附有“HEWLETT-PACKARD”商標的打印機墨盒時，被告在墨盒和墨盒的包裝上都使用了“HEWLETT-PACKARD”商標，如此，很容易導(dǎo)致消費者相信該商品就是原裝正品。

當(dāng)產(chǎn)品被修理或回收利用并銷售后，如果該產(chǎn)品不能達到商標權(quán)人要求的質(zhì)量控制標準，則該修理或回收利用行為將損害商標權(quán)人的商譽。如美國有關(guān)法院就曾經(jīng)發(fā)布初步禁令禁止銷售過期的“Hall”牌咳嗽藥片。在一則案例中，法院認為，當(dāng)修理或回收利用的商品重新投入商業(yè)流通領(lǐng)域后，原初商標仍然可以在該修理或回收利用的商品上使用，但是，在該商品必須明確標記該商品是“修理或回收利用的商品”。在另一起案例中，法院認為，若一件商品被整體翻新，在銷售該商品時就不能再使用原初商標，即使在該商品上標記“修理或再造的商品”也不允許。另外，若一件商品的必要和核心部件被替換，則該商品也不能再使用原初商標。

　　加拿大

加拿大報告認為，修理、重裝、回收利用行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，取決于商標權(quán)是否窮竭。加拿大判例法明文規(guī)定，根據(jù)“the first sale”(首次銷售)原則，商標權(quán)在首次銷售后窮竭。商標權(quán)人不能再通過商標權(quán)控制該商品的進一步流通，或使用(原裝正品)。因此，未經(jīng)授權(quán)，進口商、代理商銷售或再次銷售正品(雖然與原裝正品在配方、包裝或質(zhì)保有些許不同)的行為，不構(gòu)成商標侵權(quán)。因為，以上行為沒有導(dǎo)致商品初始來源的混淆，并且商品的特性和質(zhì)量仍然受到商標權(quán)人的控制。

不過，如果附有原初商標的原裝正品沒有經(jīng)過商標權(quán)人授權(quán)受到重大修理，并且銷售的，則構(gòu)成商標侵權(quán)。其原因是，商標權(quán)人沒有明示或默示許可附有其商標的原裝正品的重大修理的再次銷售，簡而言之，該修理過的商品不再是原裝正品。

一般情形下，重裝是一種商標權(quán)侵權(quán)行為或重裝會引起商標權(quán)人的商譽被剝奪。不過，在一則案例中，被告購買原告廢棄的“火花塞”，更新(renew)后(被告沒有添加任何新的部件)，再次銷售，并且被告在該更新的“火花塞”的包裝上清楚的標明該商品是“更新商品”。法院認為，被告不構(gòu)成商標侵權(quán)。

　　日本

日本報告認為，在日本沒有法律對修理和回收利用是否構(gòu)成商標侵權(quán)做出明確的規(guī)定。不過，在“Lithograph”一案中，原告從事生產(chǎn)和銷售打印機的業(yè)務(wù)，原告訴被告(回收利用公司)侵犯其商標權(quán)。因為被告回收利用原告的打印機墨盒，重裝并銷售，但是沒有除去原初商標。東京地區(qū)法院認為，被告的行為沒有破壞商標的區(qū)分功能，被告的行為也不屬于商標法上的商標使用行為。因為被告銷售回收利用的墨盒的對象是：那些曾經(jīng)被被告收集過的墨盒的使用者。不過，上訴法院發(fā)現(xiàn)一些購買回收利用的墨盒的消費者以為該回收利用的墨盒是原裝正品，由此，上訴法院認為被告的行為構(gòu)成商標侵權(quán)。

在另一起案例中，被告回收利用并銷售打印機所需的墨帶，不過在該墨帶的包裝盒上使用了原告的商標，因此成訴。東京地區(qū)和高級法院都認為，銷售回收利用的商品上使用原初商標，不屬于商標法上的商標使用行為。法院認為，指明相匹配的打印機類型，以防止消費者購買到不相匹配的產(chǎn)品，是打印行業(yè)的普通慣例。不過，法院也建議，行為人可以在回收利用的商品上標明該商品不是原裝正品，以提醒消費者，從而避免商標侵權(quán)。另外，當(dāng)修理或回收利用的商品在使用原初商標時造成消費者混淆，從而損害商標的區(qū)分功能;或當(dāng)原裝正品有重大修理或回收利用后，與原裝正品品質(zhì)不一致，從而損害商標的質(zhì)量保障功能的都構(gòu)成商品侵權(quán)。

綜合以上各國相關(guān)報告，筆者認為，在認定“修理、重裝、回收利用”行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)時，應(yīng)該看這些行為是否會破壞原初商標的區(qū)分功能和品質(zhì)保障功能，即是否會損害商標權(quán)人的利益或使消費者產(chǎn)生混淆。如果是，構(gòu)成商標侵權(quán);如果否，則不構(gòu)成商標侵權(quán)。當(dāng)然，行為人為了避免消費者產(chǎn)生混淆可以采取以下措施：除去原初商標、明確告知消費者其購買的產(chǎn)品是“修理、重裝或回收利用”的產(chǎn)品、不得突出使用原初商標等等。比如，我國《循環(huán)經(jīng)濟促進法》第39條規(guī)定：回收的電器電子產(chǎn)品，經(jīng)過修復(fù)后銷售的，必須符合再利用產(chǎn)品標準，并在顯著位置標識為再利用產(chǎn)品。

但是，在涉及具體問題時，各國又有些許差別：關(guān)于修理，一般使用商標權(quán)窮竭原則，不構(gòu)成商標侵權(quán)。不過，對原裝正品的重大修理或核心部件的更換，在銷售時仍然使用原初商標，并且沒有告知消費者以上修理的情形的，構(gòu)成商標侵權(quán)。而對于重新裝瓶(盒)，可以繼續(xù)使用原初商標，但是，得告知購買者重裝的事實(阿根廷、美國、加拿大);或除去原初商標，并告知購買者重裝的事實(巴西);或可以繼續(xù)使用原初商標(日本)。關(guān)于回收利用的合法性，各國一般都要求銷售回收利用產(chǎn)品的銷售者將回收利用的真實信息告知購買者。不過，美國有判例認為，如果回收利用的產(chǎn)品與原裝正品的品質(zhì)差別巨大，銷售者即使履行了告知義務(wù)，也不得繼續(xù)使用原初商標。日本比較特殊，日本的判例甚至認為，重裝和回收利用時使用原初商標不屬于商標法意義上的“商標使用”行為，并且引用行業(yè)慣例為行為人辯護。為了統(tǒng)一以上分歧，我們試圖提出下標準：如果修理、重裝或回收利用行為沒有改變(或微小改變)原裝正品的性狀，行為人在銷售時可以繼續(xù)使用原初商標進行銷售，但是，得告知購買者以上產(chǎn)品的真實信息。在重大改變原裝正品的性狀時不得繼續(xù)使用原初商標進行銷售。

環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展理念對商標權(quán)的限制

為了建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，我國發(fā)布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，該《綱要》的核心內(nèi)容是：要堅持把建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要著力點。

為了實現(xiàn)《綱要》“綠色發(fā)展”的理念和建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”理想，我們以為，在處理回收利用與商標侵權(quán)問題時，必須考慮“環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展”的普世價值，進行利益平衡。當(dāng)回收利用行為構(gòu)成再造時，該行為或多或少都會給商標權(quán)人的市場利益造成一定的損失，如果商標權(quán)人的利益受損微小，而環(huán)保利益重大，犧牲少許商標權(quán)人的利益，換取更大的環(huán)保利益未嘗不可。總之，筆者認為，從環(huán)境環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展理念出發(fā)，我國未來的商標法的修訂應(yīng)該對此問題有所回應(yīng)。

文章標簽:  商標侵權(quán)