韓國發(fā)明與實用新型專利申請如何進行轉(zhuǎn)換？

來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報    發(fā)布時間：2019-03-07 05:44:00　　瀏覽：2488

我國專利法中沒有通過提交轉(zhuǎn)換請求實現(xiàn)發(fā)明和實用新型專利申請相互轉(zhuǎn)換的相關(guān)規(guī)定，但根據(jù)韓國專利法第五十三條、第二百零九條的規(guī)定，提出實用新型專利申請（即原始申請）的申請人可以將本實用新型專利申請轉(zhuǎn)換為原始說明書或附圖公開范圍內(nèi)的發(fā)明專利申請（即轉(zhuǎn)換申請）。但是如果自（第一次）發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本之日起超過三十天，則無權(quán)請求轉(zhuǎn)換。

同樣，根據(jù)韓國實用新型法第十條、第三十七條，以及韓國《專利審查指南》第六部分第二章的規(guī)定可知，針對發(fā)明專利申請也有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)定。即發(fā)明專利申請與實用新型專利申請可以相互轉(zhuǎn)換。

申請轉(zhuǎn)換的目的旨在保留原始申請的申請日的基礎(chǔ)上，將原始申請轉(zhuǎn)換為更有利的申請類型。例如在下列情況下提交轉(zhuǎn)換請求：申請人根據(jù)先申請制匆忙提交申請，但選擇了錯誤的申請形式；或者誤解了專利制度，抑或申請時難以確定提交申請的主題等。

轉(zhuǎn)換申請的程序

當申請人打算提交轉(zhuǎn)換申請時，需要提交一個附有說明書及相關(guān)文件的新申請。此外，申請人應(yīng)聲明轉(zhuǎn)換申請的意圖以及構(gòu)成轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)的原始申請。

如果在提交轉(zhuǎn)換申請時沒有聲明或錯誤聲明原始申請，則轉(zhuǎn)換申請應(yīng)被視為不合法。除了對明顯錯誤的修改外，不接受對原始申請聲明的修改。

如果申請人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，應(yīng)在書面轉(zhuǎn)換申請中聲明此要求的意圖，并在規(guī)定期限內(nèi)提交聲明所需的證據(jù)文件。如果在提交原始申請時未提出該披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，則不接受此類要求（以上內(nèi)容不適用于2015年7月29日及之后提交的轉(zhuǎn)換申請）。有一例外情況：即使原始申請中描述了披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，但相關(guān)證據(jù)文件未在規(guī)定期限內(nèi)提交，且轉(zhuǎn)換申請包含該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求，并且有關(guān)證據(jù)文件在轉(zhuǎn)換申請的提交日之前的規(guī)定日期前提交，則該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求被視為合法（除非在提交轉(zhuǎn)換申請之前原始申請中的披露例外或優(yōu)先權(quán)程序已經(jīng)無效）。

轉(zhuǎn)換申請的審查

提交轉(zhuǎn)換申請后，審查員應(yīng)檢查申請是否符合轉(zhuǎn)換的形式要求。審查員應(yīng)檢查提交轉(zhuǎn)換申請的申請人是否是適格主體、轉(zhuǎn)換申請是否在允許轉(zhuǎn)換的期限內(nèi)提交以及原始申請是否在轉(zhuǎn)換申請中適當說明。

審查員應(yīng)向申請人提供解釋機會，說明轉(zhuǎn)換申請是否屬于下列違反韓國《專利法實施細則》第十一（1）（7）或（11）條情形：不符合資格的人提交轉(zhuǎn)換申請；轉(zhuǎn)換申請在指定期限屆滿后提交；或者轉(zhuǎn)換申請是在原始申請程序終止后提交。如果申請人未在指定期限內(nèi)解釋上述情形，審查員將退回該轉(zhuǎn)換申請。

轉(zhuǎn)換申請的說明書或圖紙允許修改，允許修改的期限應(yīng)在專利法第四十七（1）條（有關(guān)申請修改的規(guī)定）規(guī)定的期限內(nèi)，從原始申請的提交日起追溯計算。如果轉(zhuǎn)換申請符合程序性和實質(zhì)性要求，審查員應(yīng)將轉(zhuǎn)換申請視為普通申請，并審查對其修改的合法性。在這種情況下，提交轉(zhuǎn)換申請時的說明書和附圖應(yīng)作為進行實質(zhì)性審查的依據(jù)。

申請人可以通過分案申請的方式提交轉(zhuǎn)換申請，但是不允許在單一程序中同時進行分案申請和轉(zhuǎn)換要求，例如將專利申請的一部分轉(zhuǎn)換為實用新型專利申請。如果實際操作中申請人欲將申請的一部分轉(zhuǎn)換為其他類型的申請，應(yīng)首先提交分案申請，然后根據(jù)分案申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。

當申請人提交轉(zhuǎn)換申請，同時要求對被拒絕的原始申請進行復(fù)審或?qū)︸g回決定提出上訴時，如果轉(zhuǎn)換申請程序合法，則審查員應(yīng)接受轉(zhuǎn)換申請。當對轉(zhuǎn)換申請?zhí)岢鰧崒徴埱髸r，審查員應(yīng)進行實質(zhì)審查。而對于復(fù)審請求或?qū)︸g回決定提出上訴的請求，審查員應(yīng)根據(jù)韓國專利法第五十三（4）條、實用新型法第十（4）條對被視為撤回的原始申請執(zhí)行相應(yīng)的程序。

當原始申請在提交轉(zhuǎn)換申請時處于未決狀態(tài)，但在申請轉(zhuǎn)換后被退回（return）時，審查員應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)換申請的實際提交的日期對其進行審查，而不是給予與原始申請相同的申請日。如果此時轉(zhuǎn)換申請恰好也有理由被拒絕，審查員應(yīng)通知申請人申請不能采取追溯申請日期的理由以及被拒絕理由。在沒有任何拒絕理由的情況下，審查員應(yīng)通過“On-nara系統(tǒng)（EDMS：韓國政府電子文件管理系統(tǒng)）”通知申請人為何申請不能追溯申請日期。

轉(zhuǎn)換申請不得基于多個原始申請?zhí)峤?。但是，在根?jù)兩件或多件先前提交的申請?zhí)峤灰髧鴥?nèi)優(yōu)先權(quán)的在后申請后，則可以依據(jù)該在后申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。

如果自（第一次）發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本之日起已超過三十天，即便通過復(fù)審請求或上訴決定該《駁回通知書》被取消，或者從再次發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本之日起未超過三十天，申請人也不得再提交轉(zhuǎn)換申請。這是因為通過復(fù)審請求取消駁回通知的操作并不否定第一次發(fā)出經(jīng)核準的《駁回通知書》副本這一事實。

中韓制度的差別

在中國，發(fā)明專利申請需要初步審查和實質(zhì)審查，實用新型專利申請只進行初步審查，包括形式審查和明顯實質(zhì)性缺陷審查。而韓國的發(fā)明和實用新型專利申請則都需要進行初步審查和實質(zhì)審查，實質(zhì)審查包括產(chǎn)業(yè)上可利用性、新穎性、進步性。有關(guān)進步性（創(chuàng)造性）審查，韓國發(fā)明專利申請的進步性用所述技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動是否“容易”制造來判斷，實用新型專利申請的進步性則使用是否“極容易”來判斷，但實務(wù)操作中，兩個“進步性”的判斷標準區(qū)別不大。

關(guān)于發(fā)明與實用新型專利申請的轉(zhuǎn)換，中國專利法中沒有相關(guān)規(guī)定，但實際操作中可以利用要求優(yōu)先權(quán)達到轉(zhuǎn)換的目的。即如果在先的發(fā)明專利申請自申請日起算未超過12個月，申請人可以提交與在先發(fā)明申請主題一致的實用新型專利申請，并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，以彌補在后申請的申請日滯后的不足，并實現(xiàn)申請類型的變更。

轉(zhuǎn)換申請是基于原始申請?zhí)峤灰粋€類型轉(zhuǎn)換的請求，從而將原始的發(fā)明專利申請轉(zhuǎn)換為實用新型專利申請，或者將原始的實用新型專利申請轉(zhuǎn)換為發(fā)明專利申請。轉(zhuǎn)換之后原始申請視為撤回。這與原始申請之后又提交了一個新的申請是不同的。原始發(fā)明專利申請之后，再提交一個實用新型申請專利屬于二重申請，這在多數(shù)國家是不被允許的。即便在后申請?zhí)峤怀晒?，原始申請也會破壞在后申請的可專利性。（楊曉偉?/p>

文章標簽:  實用新型專利申請  發(fā)明專利申請