商標(biāo)爭(zhēng)議案中在先著作權(quán)的保護(hù)

來源：中國商標(biāo)    發(fā)布時(shí)間：2016-05-20 03:05:00　　瀏覽：3587

商標(biāo)法規(guī)定申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，其中的在先權(quán)利包括在先著作權(quán)。在先著作權(quán)是商標(biāo)爭(zhēng)議案件中可以運(yùn)用的一個(gè)重要武器，具有無需登記即可自動(dòng)保護(hù)、跨地域保護(hù)以及跨類別保護(hù)的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)商標(biāo)爭(zhēng)議案件中在先著作權(quán)的保護(hù)，認(rèn)定某標(biāo)識(shí)是否屬于享有著作權(quán)的作品時(shí)，需判定該標(biāo)識(shí)是否具有著作權(quán)法規(guī)定的獨(dú)創(chuàng)性高度，認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)是否侵犯在先著作權(quán)時(shí)一般采用實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則。"

商標(biāo)法規(guī)定申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，其中的在先權(quán)利包括在先著作權(quán)。在先著作權(quán)是商標(biāo)爭(zhēng)議案件中可以運(yùn)用的一個(gè)重要武器，具有無需登記即可自動(dòng)保護(hù)、跨地域保護(hù)以及跨類別保護(hù)的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)商標(biāo)爭(zhēng)議案件中在先著作權(quán)的保護(hù)，認(rèn)定某標(biāo)識(shí)是否屬于享有著作權(quán)的作品時(shí)，需判定該標(biāo)識(shí)是否具有著作權(quán)法規(guī)定的獨(dú)創(chuàng)性高度，認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)是否侵犯在先著作權(quán)時(shí)一般采用實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則。

一、在先著作權(quán)：商標(biāo)爭(zhēng)議案件中的重要武器

最近，美國著名汽車制造商特斯拉與“TESLAMOTORS及T圖形”等商標(biāo)在中國的在先注冊(cè)人占寶生之間的商標(biāo)糾紛引起高度關(guān)注。據(jù)2014年8月最新媒體報(bào)道，特斯拉與占寶生在北京市第三中級(jí)人民法院的主持下已經(jīng)達(dá)成調(diào)解協(xié)議，一攬子解決了二者之間的商標(biāo)糾紛、域名糾紛以及著作權(quán)糾紛等。[1]業(yè)界普遍認(rèn)為，特斯拉在這場(chǎng)糾紛中充分運(yùn)用了在先著作權(quán)這一重要武器。該糾紛再次喚起公眾對(duì)在先著作權(quán)在商標(biāo)爭(zhēng)議案件中重要作用的認(rèn)識(shí)。

事實(shí)上，根據(jù)相關(guān)法規(guī)以及司法實(shí)踐，在先著作權(quán)一直都是商標(biāo)爭(zhēng)議案件中十分重要的主張和爭(zhēng)論的焦點(diǎn)之一。2013年新《商標(biāo)法》第32條前半段規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。2005年商標(biāo)局及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)頒布的《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》明確規(guī)定在先權(quán)利包括著作權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第17條規(guī)定：商標(biāo)法對(duì)損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利如無特別規(guī)定，但根據(jù)民法通則和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)子保護(hù)的合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護(hù)。在2012年工商銀行行徽商標(biāo)行政訴訟再審案中，最高人民法院認(rèn)為：如果某一客體同時(shí)符合兩個(gè)法律的保護(hù)要件，當(dāng)然可以同時(shí)受到著作權(quán)法和商標(biāo)法的保護(hù)。

此外，相對(duì)于商標(biāo)權(quán)，著作權(quán)具有以下優(yōu)勢(shì)。

(1)無需登記即可自動(dòng)保護(hù)?！吨鳈?quán)法》第2條第1款規(guī)定：中國公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)?！吨鳈?quán)法實(shí)施條例》第6條及第7條規(guī)定：著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起產(chǎn)生。著作權(quán)法第2條第3款規(guī)定的首先在中國境內(nèi)出版的外國人、無國籍人的作品，其著作權(quán)自首次出版之日起受保護(hù)。根據(jù)上述法律規(guī)定,著作權(quán)的取得不以登記為前提條件。對(duì)于作品的保護(hù)僅僅要求該作品的創(chuàng)作完成日期或發(fā)表、出版日期早于系爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日期，無論該作品是否進(jìn)行了著作權(quán)登記。著作權(quán)在作品創(chuàng)作完成、發(fā)表或出版后即自動(dòng)取得，而無需進(jìn)行登記。即使該作品未經(jīng)著作權(quán)登記，通過作品的創(chuàng)作及發(fā)表或出版仍有可能證明著作權(quán)的權(quán)利歸屬。

(2)跨地域保護(hù)?！吨鳈?quán)法》第2條第2款及第3款規(guī)定：外國人、無國籍人的作品根據(jù)其作者所屬國或者經(jīng)常居住地國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的著作權(quán)，受本法保護(hù)。外國人、無國籍人的作品首先在中國境內(nèi)出版的，依照本法享有著作權(quán)。根據(jù)著作權(quán)法及們白爾尼公約》，在中國或其他任何《伯爾尼公約》成員國發(fā)表的作品自動(dòng)取得著作權(quán)保護(hù)。與具有嚴(yán)格地域限制的商標(biāo)權(quán)相比，著作權(quán)無疑具有跨地域保護(hù)的優(yōu)勢(shì)。

(3)跨類別保護(hù)。實(shí)踐中對(duì)在先著作權(quán)實(shí)行跨類保護(hù)，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的限制。中國相關(guān)部門對(duì)認(rèn)定馳名商標(biāo)的要求一直都十分嚴(yán)格，馳名商標(biāo)持有人負(fù)有很巨大、很復(fù)雜的舉證責(zé)任。因此，在先著作權(quán)成為尋求跨類別保護(hù)的一條蹊徑和捷徑。此外，從理論上來講，著作權(quán)的保護(hù)可涵蓋全部45個(gè)類別的所有商品和服務(wù)。因此，同馳名商標(biāo)的跨類別保護(hù)相比，在先著作權(quán)的保護(hù)范圍似乎更為寬廣，實(shí)際上享受超越馳名商標(biāo)的待遇。

二、在先著作權(quán)：受法律保護(hù)需考慮的因素

在麗思卡爾頓酒店獅頭皇冠圖形案中，北京市第一中級(jí)人民法院及北京市高級(jí)人民法院支持了異議人麗嘉酒店有限公司對(duì)其獅頭皇冠圖形享有在先著作權(quán)的主張。[3]該案集中反映了法院在商標(biāo)爭(zhēng)議案件中認(rèn)定在先著作權(quán)并給予保護(hù)時(shí)需考慮的因素。具體而言，北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)定，損害他人在先著作權(quán)應(yīng)當(dāng)滿足下列條件：(1)他人主張享有著作權(quán)的對(duì)象應(yīng)當(dāng)構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品;(2)該作品尚處于保護(hù)期內(nèi);(3)系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人或權(quán)利人具有接觸上述作品的可能性;(4)系爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身與他人主張的作品構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似;(5)該作品的創(chuàng)作完成時(shí)間早于系爭(zhēng)商標(biāo)。法院根據(jù)查明事實(shí)判決：首先，異議人主張的獅頭皇冠圖形是對(duì)獅頭的一種藝術(shù)化處理的表達(dá)，具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，且具備可復(fù)制性，屬于著作權(quán)法意義上的作品;同時(shí)，該作品尚處于保護(hù)期內(nèi)。其次，在被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日前，含有上述作品的商標(biāo)已在其它國家或地區(qū)獲準(zhǔn)注冊(cè)并予以了公告，在無其他相反證據(jù)的情況下，可以合理地認(rèn)定被異議人具有接觸涉案作品的可能性。再次，被異議商標(biāo)圖形部分與涉案作品相同，且該作品創(chuàng)作完成的時(shí)間早于被異議商標(biāo)。綜上，法院認(rèn)定被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)侵犯了異議人的在先著作權(quán)。

商標(biāo)局及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于2005年頒布的《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第三部分損害他人在先權(quán)利審理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，商標(biāo)法規(guī)定的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利的適用要件為：(1)系爭(zhēng)商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似。 (2)系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權(quán)的作品。(3)系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人未經(jīng)著作權(quán)人的許可。

根據(jù)上述規(guī)則及司法實(shí)踐，商標(biāo)爭(zhēng)議案件中在先著作權(quán)的保護(hù)至少涉及以下三個(gè)重要問題 (1)認(rèn)定作品享有著作權(quán)的獨(dú)創(chuàng)性高度;(2)認(rèn)定在先著作權(quán)作品的權(quán)利歸屬;(3)認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)侵犯在先著作權(quán)的實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則。下文將重點(diǎn)闡述獨(dú)創(chuàng)性高度以及實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則。

三、認(rèn)定作品享有著作權(quán)的獨(dú)創(chuàng)性高度

2014年1月頒布的《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第21條規(guī)定：商標(biāo)標(biāo)志是否構(gòu)成作品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定加以認(rèn)定。著作權(quán)法實(shí)施條例第2條規(guī)定：著作權(quán)法所稱作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。可見，構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品必須具有獨(dú)創(chuàng)性，只有具備獨(dú)創(chuàng)性的作品才能享有著作權(quán)。

在“SANYO及N圖形”案中，北京市第一中級(jí)人民法院撤銷了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定，并認(rèn)定引證商標(biāo)中的N圖形可以作為美術(shù)作品獲得保護(hù)。[4]在CAMEL圖形案中，北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為CAMEL圖形沒有獨(dú)創(chuàng)性。但是北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：沒有證據(jù)證明該英文字母系印刷體，且上述英文字母有明顯的特點(diǎn)，相互配合以拱形排列，形成了一個(gè)整體上能夠體現(xiàn)作者個(gè)性的圖案，因此在無相反證據(jù)的情況下，可以認(rèn)定其具有獨(dú)創(chuàng)性。

在8圖形案中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)定：B圖形具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為作品。此外，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：作品無需具有較高的獨(dú)創(chuàng)性，只要其所蘊(yùn)含的個(gè)性化的印記并非過于細(xì)微，就應(yīng)當(dāng)成為作品受到著作權(quán)法保護(hù)。本案主張著作權(quán)的B圖形造型獨(dú)特，是智力創(chuàng)作的成果，且與普通印刷體不同，蘊(yùn)含著不同于慣常表達(dá)方式的個(gè)性化印跡。

在FJ圖形案中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為涉案圖形由 富佳的拼音首字母FJ'變形構(gòu)成，具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于以線條、色彩或者其他方式構(gòu)成的有審美意義的平面造型藝術(shù)作品。[7]

在SoIIatek圖形案中，北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院撤銷了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定，并認(rèn)為：手寫體Sollatek僅由八個(gè)英文字母構(gòu)成，其表達(dá)方式與通常使用的手寫體的表達(dá)方式差異不大，加大首字母及整體傾斜也符合常見的書寫習(xí)慣， SoIIatek因手寫而形成的個(gè)性化印跡過于微不足道。在ettusais艾杜紗圖形案中，北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)定：對(duì)于ettusais中的每個(gè)字母，無法看出其與通常的英文字母的手寫體有何差別;而對(duì)于艾杜紗中的每個(gè)單字，亦常見于中文手寫體;且上述標(biāo)識(shí)中對(duì)于文字和字母的組合方式，也是采用常見的由左至右平行排列的方式，在整體造型上與現(xiàn)有的字母或文字的排列并無區(qū)別。據(jù)此，無法看出上述標(biāo)識(shí)已產(chǎn)生與以往作品不同的視覺感受。即便可以認(rèn)定上述標(biāo)識(shí)與現(xiàn)有中文文字及英文字母的表達(dá)有所差別，但很顯然，這一差別也過于細(xì)微，尚無法達(dá)到美術(shù)作品獨(dú)創(chuàng)性所要求的創(chuàng)作性高度。

此外，在es圖形、衛(wèi)龍Weilong圖形案中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及法院均認(rèn)定，上述圖形缺乏獨(dú)創(chuàng)性，不構(gòu)成作品。

四、認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)侵犯在先著作權(quán)的實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則

在判定是否侵犯在先著作權(quán)時(shí)，一般采取實(shí)質(zhì)性相似加接觸原則。即系爭(zhēng)商標(biāo)與著作權(quán)作品是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，系爭(zhēng)商標(biāo)持有人是否接觸過或者有可能接觸到在先著作權(quán)作品。

首先，系爭(zhēng)商標(biāo)與著作權(quán)作品是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。判定的基本原則就是系爭(zhēng)商標(biāo)與著作權(quán)作品的相似程度，是否構(gòu)成混淆性近似。

在上述工商銀行行徽案中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)為：兩標(biāo)識(shí)圖樣均為黑色線條描繪的圖形，從整體視覺效果來看，兩標(biāo)識(shí)均呈外圈圓形包圍、中心鏤空工字形或者H字形的圖形，其主要區(qū)別點(diǎn)工字形和H字形設(shè)計(jì)風(fēng)格、筆畫細(xì)節(jié)相同，與外圍圓圈的配合比例關(guān)系無實(shí)質(zhì)性差異，一般消費(fèi)者易將兩者識(shí)別為90度旋轉(zhuǎn)變換的關(guān)系，二者已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。最高人民法院在該案的再審中也持相同觀點(diǎn)。

在CHICAGO BULLS及公牛圖形案中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：被異議商標(biāo)雖然包括文字華歆，但其圖形部分所占比例較大，該圖形與他人享有在先著作權(quán)的公牛圖形美術(shù)作品在構(gòu)圖方式、表現(xiàn)手法、整體效果等方面極為近似，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。[12]在KP KIDS’STUFF及舉花小兔子圖形案中，北京市第一中級(jí)人民法院及北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)為：著作權(quán)作品舉花小兔子KP KIDS,STUFF BYKN肝PLANNER具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性;爭(zhēng)議商標(biāo)上方兩大寫字母KP，在兩字母之間有一個(gè)與在先著作權(quán)作品基本相同的舉花小兔子;商標(biāo)下方為字樣。兩者構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。

其次，系爭(zhēng)商標(biāo)持有人是否接觸過或者有可能接觸到在先著作權(quán)作品。系爭(zhēng)商標(biāo)持有人是否具有接觸著作權(quán)作品的可能性，通常可以通過如下幾個(gè)方面進(jìn)行判定。

(1)作品的獨(dú)創(chuàng)性。如果著作權(quán)作品具有很強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，那么系爭(zhēng)商標(biāo)持有人獨(dú)立創(chuàng)作出相同或?qū)嵸|(zhì)性相似作品的可能性就降低。在無合理解釋或相反證據(jù)的情況下，可以推定系爭(zhēng)商標(biāo)持有人接觸過或者有可能接觸到在先著作權(quán)作品。

(2)著作權(quán)作品的長期使用及知名度。對(duì)著作權(quán)作品及包含著作權(quán)作品商標(biāo)的實(shí)際使用可用來判定系爭(zhēng)商標(biāo)持有人具有接觸著作權(quán)作品的可能性。在上述工商銀行行徽案中，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及法院均認(rèn)為：在工商銀行行徽已經(jīng)過廣泛使用，在一般消費(fèi)者中具有較高知名度的情況下，被異議人對(duì)該作品圖形應(yīng)屬知曉。

(3)商業(yè)關(guān)系。若系爭(zhēng)商標(biāo)持有人與著作權(quán)人之間存在商業(yè)關(guān)系，如合同關(guān)系、雇傭關(guān)系或股東關(guān)系等，這種商業(yè)關(guān)系就可以用來判定系爭(zhēng)商標(biāo)持有人具有接觸著作權(quán)作品的可能性。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)爭(zhēng)議