非典型侵犯商標(biāo)權(quán)行為的認(rèn)定

來源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2016-12-12 02:43:00　　瀏覽：3026

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　　一、基本案情

　　原告：王某(中國臺(tái)灣)

　　被告：北京龍祥華夏商貿(mào)有限公司(以下簡稱龍祥華夏公司)

　　原告訴稱：原告系“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人,核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙、大樓隔熱紙。原告將該商標(biāo)許可廣州市佳尼士貿(mào)易有限公司(以下簡稱廣州佳尼士公司)在防爆膜產(chǎn)品上使用，該商標(biāo)產(chǎn)品有較高的市場信譽(yù)。2008年初，原告發(fā)現(xiàn)被告未經(jīng)許可在其銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品上使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)，并在其網(wǎng)站上、《慧聰商情廣告》雜志的廣告上、街面廣告上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳，認(rèn)上述行為侵犯了其享有的商標(biāo)權(quán)，故訴至法院，請(qǐng)求判令被告：停止侵權(quán)行為，銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及宣傳資料，并清除所有侵權(quán)廣告;在《北京晚報(bào)》等報(bào)刊上向原告賠禮道歉;賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬元;承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

　　被告龍答辯稱：被告使用的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)存在明顯區(qū)別;被告銷售的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”汽車防爆膜產(chǎn)品與原告注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品并非相同或類似商品;被告使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”屬于銷售過程中的合理使用，不構(gòu)成侵權(quán);即使“優(yōu)瑪U(kuò).MA”汽車防爆膜產(chǎn)品系侵權(quán)產(chǎn)品，被告作為不知情的銷售者，也不承擔(dān)賠償責(zé)任。綜上，被告未侵犯原告的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

　　經(jīng)審理查明：1997年4月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，(臺(tái)灣省)普鈞有限公司取得了第984057號(hào)“、U.MA”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，該商標(biāo)核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙，大樓隔熱紙。

　　2007年6月28日，經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，上述商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給王祥華。有效期至2017年4月20日。

　　商標(biāo)被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓后，王祥華出具了《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》，授權(quán)書顯示：王祥華上述商標(biāo)授權(quán)于廣州佳尼士公司全權(quán)使用，代理期間對(duì)一切侵害商標(biāo)之行為享有代表本公司之一切法律權(quán)益。授權(quán)有效期限2015年4月20日止。

　　王祥華主張上述使用許可授權(quán)系獨(dú)占性使用許可授權(quán)。同時(shí)，王祥華主張廣州佳尼士公司自2000年1月1日起開始銷售“U.MA”品牌防爆膜產(chǎn)品。自2007年1月1日至2008年7月30日止，廣州佳尼士公司銷售總額為4 377 827.56元人民幣，毛利率為29%。

　　2007年11月29日，王祥華以“江蘇泰州名車之旅”的名義從龍祥華夏公司購買了防爆膜產(chǎn)品。在王祥華向本院提交的產(chǎn)品實(shí)物外包裝上標(biāo)注有“優(yōu)瑪TM U.MA汽車防爆膜”、“NAME：金墨綠”、“ROLL NO:CA-3000”、“SIZE：1.52m×12m”“MADE IN U.S.A.”等字樣，該防爆膜上印有“U.MA CA-300031”字樣。

　　龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿(mào)易有限公司(以下簡稱北京佳尼士公司)處購進(jìn)涉案被控侵權(quán)防爆膜產(chǎn)品共4卷，進(jìn)貨價(jià)格合計(jì)4950元，產(chǎn)品已全部售出，銷售價(jià)格為7400元。

　　廣州佳尼士公司將注冊(cè)于美國商標(biāo)局分類第2793683號(hào)“優(yōu)瑪 U.MA”之商標(biāo)授權(quán)于北京佳尼士公司全權(quán)使用，代理期間對(duì)一切侵害商標(biāo)之行為享有代表本公司之一切法律權(quán)益。授權(quán)有效期限2008年12月31日止。

　　王祥華對(duì)上述授權(quán)書的真實(shí)性予以確認(rèn)，主張王祥華同時(shí)擁有在美國注冊(cè)的第2793683號(hào)“U.MA”文字及箭頭圖形組合注冊(cè)商標(biāo)。王祥華主張廣州佳尼士公司于2007年7月取消了對(duì)北京佳尼士公司的商標(biāo)使用許可授權(quán)，并自2007年8月1日起停止向北京佳尼士公司供貨。

　　二、法院處理結(jié)果

　　北京市二中院依照《民法通則》第一百三十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(七)項(xiàng)、《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)、第五十六條的規(guī)定，判決：一、龍祥華夏公司自本判決生效之日起，在經(jīng)營過程中停止將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”作為其“旗下品牌”予以宣傳的涉案侵權(quán)行為;二、龍祥華夏公司自本判決生效之日起十日內(nèi)，賠償王某經(jīng)濟(jì)損失二千元人民幣;三、駁回王某的其他訴訟請(qǐng)求。判決作出后，雙方均未提起上訴。

　　三、案件評(píng)析

　　本案看似是一起簡單的、僅僅針對(duì)銷售商提起的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的糾紛，但卻至少涉及了以下三個(gè)重要的問題：(1)對(duì)于在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中沒有具體列明的商品，如何確定商品類別的類似;(2)對(duì)于僅僅針對(duì)銷售商提起的侵權(quán)訴訟，要充分考慮到作為案外人的產(chǎn)品制造者可能提出的抗辯事由，避免作出錯(cuò)誤的侵權(quán)判定;(3)對(duì)于我國商標(biāo)法中明確規(guī)定的典型侵權(quán)行為之外的行為，如何判斷是否構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

　　(一)被告銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品是否是侵犯原告商標(biāo)權(quán)的商品王某經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，受讓取得“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)，其所享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受到我國法律保護(hù)。

　　本案中，王某主張龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標(biāo)權(quán)的汽車防爆膜產(chǎn)品。因此，要判斷上述主張是否成立，要從以下三個(gè)方面進(jìn)行：第一，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品。第二，龍祥華夏公司銷售的產(chǎn)品上使用的商標(biāo)與王某的涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似。第三，在涉案汽車防爆膜產(chǎn)品上使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識(shí)的行為是否經(jīng)過了商標(biāo)注冊(cè)人的許可。

　　在司法實(shí)踐中，法院在判斷侵權(quán)成立與否時(shí)，判斷的順序一般是“商品類別是否相同或類似”→“商標(biāo)是否相同或近似” →“被告的使用行為是否獲得了許可或有其他合理事由”。

　　(1)龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品

　　一般而言，在確認(rèn)兩種商品是否為相同或類似產(chǎn)品時(shí)，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷商品是否類似的參考，但不是判斷類似的唯一參考標(biāo)準(zhǔn)。如果當(dāng)事人提出與《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的劃分不一致的關(guān)于商品類似或者不類似的證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)予以認(rèn)定，否則應(yīng)當(dāng)參考《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》認(rèn)定商品是否類似。

　　本案中，被告明確其所銷售商品的名稱為“汽車隔熱膜”，王某主張汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙為同一商品，龍祥華夏公司主張汽車隔熱紙和汽車隔熱膜為同一商品，但汽車隔熱膜和汽車防爆膜非同一商品。因此，可以確定，“汽車隔熱紙”和“大樓隔熱紙”應(yīng)指在用途上不同的兩種產(chǎn)品，而在判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品的類別時(shí)，應(yīng)將“汽車隔熱膜”與“汽車隔熱紙”相比較。而“汽車隔熱膜”、“汽車隔熱紙”這兩個(gè)商品名稱，在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中均未出現(xiàn)，因此，無法確定商品類別的近似。

　　鑒于龍祥華夏公司在其經(jīng)營的網(wǎng)站上介紹其銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品時(shí)，同時(shí)使用了多種稱謂，故可以認(rèn)定，汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙系同一商品的不同稱謂，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案商標(biāo)所核定使用的商品汽車隔熱紙屬同一商品。

　　(2) “U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似

　　在判斷商標(biāo)近似時(shí)應(yīng)當(dāng)以對(duì)相關(guān)商品具有一般性的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)公眾在選購商品時(shí)所施加的普通注意程度為標(biāo)準(zhǔn)。鑒于商標(biāo)的主要部分影響相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)的整體印象，因此在判斷商標(biāo)是否近似時(shí)應(yīng)當(dāng)以整體比對(duì)方法為主，并輔之以主要部分對(duì)比方法。文字及圖形組合商標(biāo)有下列情形之一，足以造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的，可以認(rèn)定為近似商標(biāo)：(1)商標(biāo)整體近似的;(2)商標(biāo)文字相同或者近似的;(3)商標(biāo)文字不同，但圖形相同或者近似的;(4)可以判定為近似組合商標(biāo)的其他情形。

　　本案中，王某享有商標(biāo)權(quán)的“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)中，具有呼叫功能、起到根本區(qū)別作用的部分為“U.MA”文字，因此，“U.MA”文字應(yīng)為該商標(biāo)的實(shí)質(zhì)部分，龍祥華夏公司銷售的產(chǎn)品上使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識(shí)，盡管在漢字簡繁體的區(qū)別，但二商標(biāo)的主要文字內(nèi)容相同，故應(yīng)認(rèn)定，兩商標(biāo)文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)相近似。

　　(3)在涉案汽車防爆膜產(chǎn)品上使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識(shí)的行為是否經(jīng)過了商標(biāo)注冊(cè)人的許可

　　在司法實(shí)踐中有很多案件，權(quán)利人沒有起訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，而是選擇直接起訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者，甚至是零售者。從法理上講，侵權(quán)產(chǎn)品的制造者和銷售者各自獨(dú)立實(shí)施了不同的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，其應(yīng)分別按照相關(guān)的法律規(guī)定承擔(dān)各自的侵權(quán)責(zé)任，因此，在一般情況下，侵權(quán)產(chǎn)品的制造者和銷售者并非侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的必要共同被告，權(quán)利人在行使訴權(quán)時(shí)，可以選擇將二者作為共同被告起訴，也可以選擇單獨(dú)起訴其中之一。

　　但是從司法實(shí)踐的角度講，作為侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，在侵權(quán)抗辯事由的提出方面，具有產(chǎn)品銷售者無法相比的能力和積極性，而作為產(chǎn)品的銷售者或者零售商，其一般只關(guān)注于產(chǎn)品合法來源的問題，對(duì)于侵權(quán)比對(duì)和其他侵權(quán)抗辯事由的提出，大都采取較為消極的態(tài)度。

　　本案中，可以確認(rèn)龍祥華夏公司銷售的涉案汽車防爆膜產(chǎn)品與王某提供的廣州佳尼士公司生產(chǎn)的汽車防爆膜產(chǎn)品存在差異，但龍祥華夏公司向法院出具了北京佳尼士公司提供的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》復(fù)印件，根據(jù)該授權(quán)書記載的內(nèi)容，廣州佳尼士公司授權(quán)北京佳尼士公司全權(quán)使用“優(yōu)瑪 U.MA”商標(biāo)，雖然上述授權(quán)書存在以下瑕疵：該授權(quán)書載明的商標(biāo)系美國商標(biāo)，根據(jù)王某當(dāng)庭的陳述，王某享有的美國商標(biāo)與該授權(quán)書中的“優(yōu)瑪 U.MA”存在出入。但考慮到本案中王某授權(quán)廣州佳尼士公司使用涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》中，亦使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”的不規(guī)范寫法，同時(shí)，考慮到王某與廣州佳尼士公司的商標(biāo)使用許可授權(quán)關(guān)系、廣州佳尼士公司與北京佳尼士公司的母子公司關(guān)系等因素，在廣州佳尼士公司、北京佳尼士公司均不是本案當(dāng)事人的情況下，法院依據(jù)王某在本案提供的現(xiàn)有證據(jù)，無法判定龍祥華夏公司向法院出具的北京佳尼士公司提供的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》的效力，亦無法判定龍祥華夏公司銷售的、標(biāo)注有“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識(shí)的汽車防爆膜產(chǎn)品是侵犯王某“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品。綜上，王某提出龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標(biāo)權(quán)的汽車防爆膜產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)侵權(quán)責(zé)任的訴訟主張，依據(jù)不足，法院不予支持。

　　(二)被告涉案廣告宣傳行為是否構(gòu)成侵權(quán)

　　關(guān)于王某主張龍祥華夏公司在多個(gè)廣告上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳的問題。我國《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)明確列舉了侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的典型侵權(quán)行為，同時(shí)第(五)項(xiàng)規(guī)定，“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為，也可以認(rèn)定為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。那么，人民法院作出這種認(rèn)定的法理依據(jù)又是什么呢?

　　對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各種專門法，學(xué)術(shù)界和司法實(shí)踐界一直都存在法定主義和一般條款的觀點(diǎn)分歧。以《商標(biāo)法》為例，筆者認(rèn)為，首先，侵權(quán)行為的方式和手段在不斷發(fā)生變化，如果在適用《商標(biāo)法》時(shí)嚴(yán)格采取法定主義的觀點(diǎn)，不利于保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。其次，鑒于包括《商標(biāo)法》在內(nèi)的各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)專門法，都兼有公法和私法的雙重屬性，對(duì)現(xiàn)行規(guī)定宜采取“有限的一般條款”的理解。即在依據(jù)《商標(biāo)法》進(jìn)行行政處罰時(shí)，采取法定主義的觀點(diǎn);在侵犯商標(biāo)權(quán)行為的民事責(zé)任時(shí)，采取一般條款的觀點(diǎn)。就侵犯商標(biāo)權(quán)行為的民事性質(zhì)而言，其是一種侵權(quán)行為。我國民法對(duì)于侵權(quán)行為的規(guī)定不實(shí)行法定主義，即除法律規(guī)定的典型侵權(quán)行為外，沒有規(guī)定的侵權(quán)行為也可以根據(jù)侵權(quán)法的一般規(guī)定認(rèn)定和處理。因此，對(duì)我國《商標(biāo)法》沒有明確規(guī)定的行為，法院亦可按照《商標(biāo)法》的原則性規(guī)定認(rèn)定為侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，并追究其民事責(zé)任。然而，《商標(biāo)法》五十二條雖然明確規(guī)定了“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為也可能構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，但并沒有能夠明確確定侵權(quán)行為的主體是司法機(jī)關(guān)還是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，在第五十三條中關(guān)于權(quán)利人在商標(biāo)權(quán)受到侵害時(shí)可采取自行協(xié)商、申請(qǐng)行政查處、尋求司法救濟(jì)的措施時(shí)，也沒有具體區(qū)分該侵權(quán)行為是第五十二條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)列明的典型侵權(quán)行為，還是第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的非典型侵權(quán)行為，應(yīng)該說，這是我國商標(biāo)立法的一個(gè)小的缺憾。

　　另外，本案中，龍祥華夏公司作為涉案防爆膜產(chǎn)品的銷售者，可以在經(jīng)營過程中向公眾介紹其銷售的產(chǎn)品的商標(biāo)等信息，但不應(yīng)在使用商標(biāo)時(shí)，使消費(fèi)者對(duì)于該商標(biāo)的權(quán)利人與該產(chǎn)品的銷售者之間產(chǎn)生混淆或誤解?，F(xiàn)龍祥華夏公司在廣告上，將與王某擁有商標(biāo)權(quán)的“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)相近似的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為其“旗下品牌”予以宣傳，易使消費(fèi)者誤認(rèn)為龍祥華夏公司系“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)的專用權(quán)人，進(jìn)而對(duì)“U.MA”文字及圖形組合注冊(cè)商標(biāo)的歸屬狀況產(chǎn)生誤解。因此，龍祥華夏公司的上述行為，給王某的涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成了損害，可以認(rèn)定為我國《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)所規(guī)定的行為，是侵犯王某享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。王某還主張龍祥華夏公司在其網(wǎng)站上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳，鑒于該網(wǎng)站的內(nèi)容明確標(biāo)明了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)是龍祥華夏公司的代理品牌，龍祥華夏公司使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)的行為旨在介紹、宣傳其銷售的帶有上述標(biāo)識(shí)的防爆膜產(chǎn)品，故王某的上述主張缺乏依據(jù)，不應(yīng)予以支持。

　　對(duì)于法院判令停止侵權(quán)的表述問題，在很多判決主文的表達(dá)中，都表達(dá)為“停止涉案侵犯原告商標(biāo)權(quán)的行為”，但鑒于本案認(rèn)定的侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，是依據(jù)我國《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)認(rèn)定的非典型侵權(quán)行為，因此，在主文表達(dá)上，法院應(yīng)盡量明確將該侵權(quán)行為予以描述，以增強(qiáng)判決的可執(zhí)行性，本案中，法院的表述為：“北京龍祥華夏商貿(mào)有限公司自本判決生效之日起，在經(jīng)營過程中停止將‘優(yōu)瑪U(kuò).MA’作為其‘旗下品牌’予以宣傳的涉案侵權(quán)行為”。

　　關(guān)于龍祥華夏公司應(yīng)賠償王某的經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額問題，本案中可供法院參照的因素為：(一)王某主張上述使用許可授權(quán)系獨(dú)占性使用許可授權(quán)。(二)龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿(mào)易有限公司處購進(jìn)涉案被控侵權(quán)防爆膜產(chǎn)品共4卷，應(yīng)該說，上述因素雖然能夠使法院對(duì)于原告的損失和被告的獲利情況有一個(gè)初步的了解，但上述數(shù)據(jù)均為當(dāng)事人的單方陳述，證據(jù)效力較弱，此外，如何確定涉案的宣傳行為給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額，或者確定該行為使得被告獲得利益的數(shù)額，都是非常困難的事。但是，總體上說，鑒于本案認(rèn)定的侵犯商標(biāo)權(quán)的行為是一種非典型侵權(quán)行為，賠償數(shù)額不宜過高，故法院綜合酌定被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失2000元，是適當(dāng)?shù)摹?/p>

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