非典型侵犯商標(biāo)權(quán)行為的認(rèn)定

來源：尚標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時間：2016-12-12 02:43:00　　瀏覽：2792

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　　一、基本案情

　　原告：王某(中國臺灣)

　　被告：北京龍祥華夏商貿(mào)有限公司(以下簡稱龍祥華夏公司)

　　原告訴稱：原告系“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)專用權(quán)人,核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙、大樓隔熱紙。原告將該商標(biāo)許可廣州市佳尼士貿(mào)易有限公司(以下簡稱廣州佳尼士公司)在防爆膜產(chǎn)品上使用，該商標(biāo)產(chǎn)品有較高的市場信譽(yù)。2008年初，原告發(fā)現(xiàn)被告未經(jīng)許可在其銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品上使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)，并在其網(wǎng)站上、《慧聰商情廣告》雜志的廣告上、街面廣告上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳，認(rèn)上述行為侵犯了其享有的商標(biāo)權(quán)，故訴至法院，請求判令被告：停止侵權(quán)行為，銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及宣傳資料，并清除所有侵權(quán)廣告;在《北京晚報(bào)》等報(bào)刊上向原告賠禮道歉;賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬元;承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

　　被告龍答辯稱：被告使用的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)存在明顯區(qū)別;被告銷售的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”汽車防爆膜產(chǎn)品與原告注冊商標(biāo)核定使用商品并非相同或類似商品;被告使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”屬于銷售過程中的合理使用，不構(gòu)成侵權(quán);即使“優(yōu)瑪U(kuò).MA”汽車防爆膜產(chǎn)品系侵權(quán)產(chǎn)品，被告作為不知情的銷售者，也不承擔(dān)賠償責(zé)任。綜上，被告未侵犯原告的注冊商標(biāo)權(quán)，請求法院駁回原告的訴訟請求。

　　經(jīng)審理查明：1997年4月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，(臺灣省)普鈞有限公司取得了第984057號“、U.MA”注冊商標(biāo)專用權(quán)，該商標(biāo)核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙，大樓隔熱紙。

　　2007年6月28日，經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，上述商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給王祥華。有效期至2017年4月20日。

　　商標(biāo)被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓后，王祥華出具了《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》，授權(quán)書顯示：王祥華上述商標(biāo)授權(quán)于廣州佳尼士公司全權(quán)使用，代理期間對一切侵害商標(biāo)之行為享有代表本公司之一切法律權(quán)益。授權(quán)有效期限2015年4月20日止。

　　王祥華主張上述使用許可授權(quán)系獨(dú)占性使用許可授權(quán)。同時，王祥華主張廣州佳尼士公司自2000年1月1日起開始銷售“U.MA”品牌防爆膜產(chǎn)品。自2007年1月1日至2008年7月30日止，廣州佳尼士公司銷售總額為4 377 827.56元人民幣，毛利率為29%。

　　2007年11月29日，王祥華以“江蘇泰州名車之旅”的名義從龍祥華夏公司購買了防爆膜產(chǎn)品。在王祥華向本院提交的產(chǎn)品實(shí)物外包裝上標(biāo)注有“優(yōu)瑪TM U.MA汽車防爆膜”、“NAME：金墨綠”、“ROLL NO:CA-3000”、“SIZE：1.52m×12m”“MADE IN U.S.A.”等字樣，該防爆膜上印有“U.MA CA-300031”字樣。

　　龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿(mào)易有限公司(以下簡稱北京佳尼士公司)處購進(jìn)涉案被控侵權(quán)防爆膜產(chǎn)品共4卷，進(jìn)貨價(jià)格合計(jì)4950元，產(chǎn)品已全部售出，銷售價(jià)格為7400元。

　　廣州佳尼士公司將注冊于美國商標(biāo)局分類第2793683號“優(yōu)瑪 U.MA”之商標(biāo)授權(quán)于北京佳尼士公司全權(quán)使用，代理期間對一切侵害商標(biāo)之行為享有代表本公司之一切法律權(quán)益。授權(quán)有效期限2008年12月31日止。

　　王祥華對上述授權(quán)書的真實(shí)性予以確認(rèn)，主張王祥華同時擁有在美國注冊的第2793683號“U.MA”文字及箭頭圖形組合注冊商標(biāo)。王祥華主張廣州佳尼士公司于2007年7月取消了對北京佳尼士公司的商標(biāo)使用許可授權(quán)，并自2007年8月1日起停止向北京佳尼士公司供貨。

　　二、法院處理結(jié)果

　　北京市二中院依照《民法通則》第一百三十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(七)項(xiàng)、《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)、第五十六條的規(guī)定，判決：一、龍祥華夏公司自本判決生效之日起，在經(jīng)營過程中停止將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”作為其“旗下品牌”予以宣傳的涉案侵權(quán)行為;二、龍祥華夏公司自本判決生效之日起十日內(nèi)，賠償王某經(jīng)濟(jì)損失二千元人民幣;三、駁回王某的其他訴訟請求。判決作出后，雙方均未提起上訴。

　　三、案件評析

　　本案看似是一起簡單的、僅僅針對銷售商提起的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的糾紛，但卻至少涉及了以下三個重要的問題：(1)對于在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中沒有具體列明的商品，如何確定商品類別的類似;(2)對于僅僅針對銷售商提起的侵權(quán)訴訟，要充分考慮到作為案外人的產(chǎn)品制造者可能提出的抗辯事由，避免作出錯誤的侵權(quán)判定;(3)對于我國商標(biāo)法中明確規(guī)定的典型侵權(quán)行為之外的行為，如何判斷是否構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

　　(一)被告銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品是否是侵犯原告商標(biāo)權(quán)的商品王某經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，受讓取得“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)，其所享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受到我國法律保護(hù)。

　　本案中，王某主張龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標(biāo)權(quán)的汽車防爆膜產(chǎn)品。因此，要判斷上述主張是否成立，要從以下三個方面進(jìn)行：第一，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案注冊商標(biāo)核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品。第二，龍祥華夏公司銷售的產(chǎn)品上使用的商標(biāo)與王某的涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似。第三，在涉案汽車防爆膜產(chǎn)品上使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識的行為是否經(jīng)過了商標(biāo)注冊人的許可。

　　在司法實(shí)踐中，法院在判斷侵權(quán)成立與否時，判斷的順序一般是“商品類別是否相同或類似”→“商標(biāo)是否相同或近似” →“被告的使用行為是否獲得了許可或有其他合理事由”。

　　(1)龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案注冊商標(biāo)核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品

　　一般而言，在確認(rèn)兩種商品是否為相同或類似產(chǎn)品時，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷商品是否類似的參考，但不是判斷類似的唯一參考標(biāo)準(zhǔn)。如果當(dāng)事人提出與《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的劃分不一致的關(guān)于商品類似或者不類似的證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)予以認(rèn)定，否則應(yīng)當(dāng)參考《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》認(rèn)定商品是否類似。

　　本案中，被告明確其所銷售商品的名稱為“汽車隔熱膜”，王某主張汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙為同一商品，龍祥華夏公司主張汽車隔熱紙和汽車隔熱膜為同一商品，但汽車隔熱膜和汽車防爆膜非同一商品。因此，可以確定，“汽車隔熱紙”和“大樓隔熱紙”應(yīng)指在用途上不同的兩種產(chǎn)品，而在判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品的類別時，應(yīng)將“汽車隔熱膜”與“汽車隔熱紙”相比較。而“汽車隔熱膜”、“汽車隔熱紙”這兩個商品名稱，在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中均未出現(xiàn)，因此，無法確定商品類別的近似。

　　鑒于龍祥華夏公司在其經(jīng)營的網(wǎng)站上介紹其銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品時，同時使用了多種稱謂，故可以認(rèn)定，汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙系同一商品的不同稱謂，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產(chǎn)品與王某涉案商標(biāo)所核定使用的商品汽車隔熱紙屬同一商品。

　　(2) “U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似

　　在判斷商標(biāo)近似時應(yīng)當(dāng)以對相關(guān)商品具有一般性的知識、經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)公眾在選購商品時所施加的普通注意程度為標(biāo)準(zhǔn)。鑒于商標(biāo)的主要部分影響相關(guān)公眾對商標(biāo)的整體印象，因此在判斷商標(biāo)是否近似時應(yīng)當(dāng)以整體比對方法為主，并輔之以主要部分對比方法。文字及圖形組合商標(biāo)有下列情形之一，足以造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的，可以認(rèn)定為近似商標(biāo)：(1)商標(biāo)整體近似的;(2)商標(biāo)文字相同或者近似的;(3)商標(biāo)文字不同，但圖形相同或者近似的;(4)可以判定為近似組合商標(biāo)的其他情形。

　　本案中，王某享有商標(biāo)權(quán)的“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)中，具有呼叫功能、起到根本區(qū)別作用的部分為“U.MA”文字，因此，“U.MA”文字應(yīng)為該商標(biāo)的實(shí)質(zhì)部分，龍祥華夏公司銷售的產(chǎn)品上使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識，盡管在漢字簡繁體的區(qū)別，但二商標(biāo)的主要文字內(nèi)容相同，故應(yīng)認(rèn)定，兩商標(biāo)文字及圖形組合注冊商標(biāo)相近似。

　　(3)在涉案汽車防爆膜產(chǎn)品上使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識的行為是否經(jīng)過了商標(biāo)注冊人的許可

　　在司法實(shí)踐中有很多案件，權(quán)利人沒有起訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，而是選擇直接起訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者，甚至是零售者。從法理上講，侵權(quán)產(chǎn)品的制造者和銷售者各自獨(dú)立實(shí)施了不同的侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為，其應(yīng)分別按照相關(guān)的法律規(guī)定承擔(dān)各自的侵權(quán)責(zé)任，因此，在一般情況下，侵權(quán)產(chǎn)品的制造者和銷售者并非侵犯知識產(chǎn)權(quán)案件的必要共同被告，權(quán)利人在行使訴權(quán)時，可以選擇將二者作為共同被告起訴，也可以選擇單獨(dú)起訴其中之一。

　　但是從司法實(shí)踐的角度講，作為侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，在侵權(quán)抗辯事由的提出方面，具有產(chǎn)品銷售者無法相比的能力和積極性，而作為產(chǎn)品的銷售者或者零售商，其一般只關(guān)注于產(chǎn)品合法來源的問題，對于侵權(quán)比對和其他侵權(quán)抗辯事由的提出，大都采取較為消極的態(tài)度。

　　本案中，可以確認(rèn)龍祥華夏公司銷售的涉案汽車防爆膜產(chǎn)品與王某提供的廣州佳尼士公司生產(chǎn)的汽車防爆膜產(chǎn)品存在差異，但龍祥華夏公司向法院出具了北京佳尼士公司提供的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》復(fù)印件，根據(jù)該授權(quán)書記載的內(nèi)容，廣州佳尼士公司授權(quán)北京佳尼士公司全權(quán)使用“優(yōu)瑪 U.MA”商標(biāo)，雖然上述授權(quán)書存在以下瑕疵：該授權(quán)書載明的商標(biāo)系美國商標(biāo)，根據(jù)王某當(dāng)庭的陳述，王某享有的美國商標(biāo)與該授權(quán)書中的“優(yōu)瑪 U.MA”存在出入。但考慮到本案中王某授權(quán)廣州佳尼士公司使用涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》中，亦使用了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”的不規(guī)范寫法，同時，考慮到王某與廣州佳尼士公司的商標(biāo)使用許可授權(quán)關(guān)系、廣州佳尼士公司與北京佳尼士公司的母子公司關(guān)系等因素，在廣州佳尼士公司、北京佳尼士公司均不是本案當(dāng)事人的情況下，法院依據(jù)王某在本案提供的現(xiàn)有證據(jù)，無法判定龍祥華夏公司向法院出具的北京佳尼士公司提供的《商標(biāo)使用許可授權(quán)書》的效力，亦無法判定龍祥華夏公司銷售的、標(biāo)注有“優(yōu)瑪U(kuò).MA”、“U.MA”標(biāo)識的汽車防爆膜產(chǎn)品是侵犯王某“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品。綜上，王某提出龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標(biāo)權(quán)的汽車防爆膜產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)侵權(quán)責(zé)任的訴訟主張，依據(jù)不足，法院不予支持。

　　(二)被告涉案廣告宣傳行為是否構(gòu)成侵權(quán)

　　關(guān)于王某主張龍祥華夏公司在多個廣告上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳的問題。我國《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)明確列舉了侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的典型侵權(quán)行為，同時第(五)項(xiàng)規(guī)定，“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為，也可以認(rèn)定為侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。那么，人民法院作出這種認(rèn)定的法理依據(jù)又是什么呢?

　　對于知識產(chǎn)權(quán)的各種專門法，學(xué)術(shù)界和司法實(shí)踐界一直都存在法定主義和一般條款的觀點(diǎn)分歧。以《商標(biāo)法》為例，筆者認(rèn)為，首先，侵權(quán)行為的方式和手段在不斷發(fā)生變化，如果在適用《商標(biāo)法》時嚴(yán)格采取法定主義的觀點(diǎn)，不利于保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。其次，鑒于包括《商標(biāo)法》在內(nèi)的各種知識產(chǎn)權(quán)專門法，都兼有公法和私法的雙重屬性，對現(xiàn)行規(guī)定宜采取“有限的一般條款”的理解。即在依據(jù)《商標(biāo)法》進(jìn)行行政處罰時，采取法定主義的觀點(diǎn);在侵犯商標(biāo)權(quán)行為的民事責(zé)任時，采取一般條款的觀點(diǎn)。就侵犯商標(biāo)權(quán)行為的民事性質(zhì)而言，其是一種侵權(quán)行為。我國民法對于侵權(quán)行為的規(guī)定不實(shí)行法定主義，即除法律規(guī)定的典型侵權(quán)行為外，沒有規(guī)定的侵權(quán)行為也可以根據(jù)侵權(quán)法的一般規(guī)定認(rèn)定和處理。因此，對我國《商標(biāo)法》沒有明確規(guī)定的行為，法院亦可按照《商標(biāo)法》的原則性規(guī)定認(rèn)定為侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，并追究其民事責(zé)任。然而，《商標(biāo)法》五十二條雖然明確規(guī)定了“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為也可能構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，但并沒有能夠明確確定侵權(quán)行為的主體是司法機(jī)關(guān)還是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，在第五十三條中關(guān)于權(quán)利人在商標(biāo)權(quán)受到侵害時可采取自行協(xié)商、申請行政查處、尋求司法救濟(jì)的措施時，也沒有具體區(qū)分該侵權(quán)行為是第五十二條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)列明的典型侵權(quán)行為，還是第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的非典型侵權(quán)行為，應(yīng)該說，這是我國商標(biāo)立法的一個小的缺憾。

　　另外，本案中，龍祥華夏公司作為涉案防爆膜產(chǎn)品的銷售者，可以在經(jīng)營過程中向公眾介紹其銷售的產(chǎn)品的商標(biāo)等信息，但不應(yīng)在使用商標(biāo)時，使消費(fèi)者對于該商標(biāo)的權(quán)利人與該產(chǎn)品的銷售者之間產(chǎn)生混淆或誤解?，F(xiàn)龍祥華夏公司在廣告上，將與王某擁有商標(biāo)權(quán)的“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)相近似的“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為其“旗下品牌”予以宣傳，易使消費(fèi)者誤認(rèn)為龍祥華夏公司系“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)的專用權(quán)人，進(jìn)而對“U.MA”文字及圖形組合注冊商標(biāo)的歸屬狀況產(chǎn)生誤解。因此，龍祥華夏公司的上述行為，給王某的涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)造成了損害，可以認(rèn)定為我國《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)所規(guī)定的行為，是侵犯王某享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。王某還主張龍祥華夏公司在其網(wǎng)站上將“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)作為該公司的品牌加以宣傳，鑒于該網(wǎng)站的內(nèi)容明確標(biāo)明了“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)是龍祥華夏公司的代理品牌，龍祥華夏公司使用“優(yōu)瑪U(kuò).MA”商標(biāo)的行為旨在介紹、宣傳其銷售的帶有上述標(biāo)識的防爆膜產(chǎn)品，故王某的上述主張缺乏依據(jù)，不應(yīng)予以支持。

　　對于法院判令停止侵權(quán)的表述問題，在很多判決主文的表達(dá)中，都表達(dá)為“停止涉案侵犯原告商標(biāo)權(quán)的行為”，但鑒于本案認(rèn)定的侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，是依據(jù)我國《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)認(rèn)定的非典型侵權(quán)行為，因此，在主文表達(dá)上，法院應(yīng)盡量明確將該侵權(quán)行為予以描述，以增強(qiáng)判決的可執(zhí)行性，本案中，法院的表述為：“北京龍祥華夏商貿(mào)有限公司自本判決生效之日起，在經(jīng)營過程中停止將‘優(yōu)瑪U(kuò).MA’作為其‘旗下品牌’予以宣傳的涉案侵權(quán)行為”。

　　關(guān)于龍祥華夏公司應(yīng)賠償王某的經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額問題，本案中可供法院參照的因素為：(一)王某主張上述使用許可授權(quán)系獨(dú)占性使用許可授權(quán)。(二)龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿(mào)易有限公司處購進(jìn)涉案被控侵權(quán)防爆膜產(chǎn)品共4卷，應(yīng)該說，上述因素雖然能夠使法院對于原告的損失和被告的獲利情況有一個初步的了解，但上述數(shù)據(jù)均為當(dāng)事人的單方陳述，證據(jù)效力較弱，此外，如何確定涉案的宣傳行為給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額，或者確定該行為使得被告獲得利益的數(shù)額，都是非常困難的事。但是，總體上說，鑒于本案認(rèn)定的侵犯商標(biāo)權(quán)的行為是一種非典型侵權(quán)行為，賠償數(shù)額不宜過高，故法院綜合酌定被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失2000元，是適當(dāng)?shù)摹?/p>

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