龜兔賽跑：美國專利商標(biāo)局三軌體制的影響

來源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2016-12-08 02:13:00　　瀏覽：5352

　　

當(dāng)美國專利商標(biāo)局在七月初同意為專利申請程序設(shè)立一套三軌系統(tǒng)時(shí)，絕大多數(shù)人都將注意力放在對該項(xiàng)方案中的快捷辦理通道上，該軌道旨在將申請待批時(shí)間從過去的幾年縮短為12個(gè)月。在原有制度下，申請人通常要等待三到四年才能收到審查人員的第一份實(shí)質(zhì)回復(fù)，而且還須等待兩年時(shí)間才能拿到申請?jiān)S可。許多專利申請人及潛在申請人抱怨稱，這極大影響了申請發(fā)明專利的優(yōu)勢。然而很少有人注意到該方案中的另一方面規(guī)定：允許申請人選擇將原本申請辦理時(shí)間推遲兩年半的慢速辦理通道。如果該方案開始實(shí)施，對美國專利制度產(chǎn)生最深遠(yuǎn)影響的也許正是慢速通道。

　　自從一年前大衛(wèi)．卡波斯（David Kappos）成為美國專利商標(biāo)局的新任局長，他一直對公眾抱怨極大的專利商標(biāo)局申請積壓問題給予充分關(guān)注。盡管該問題實(shí)際上根源于經(jīng)費(fèi)不足――專利商標(biāo)局是自籌資金的機(jī)構(gòu)，但是長期以來國會(huì)一直將該局收取的費(fèi)用挪作他用――但是申請人并不介意這一點(diǎn)，他們僅僅是無法接受專利商標(biāo)局要用五年或更長時(shí)間才能辦理完一件專利申請。在原來的制度中，申請人可以請求將其申請劃歸為“特殊情況”以加快審批進(jìn)程，但是此舉要求許多附加條件，導(dǎo)致即便對于極少數(shù)符合條件的申請人來說，這條渠道也變得完全不具有吸引力。

　　卡波斯上任后立刻開始尋找解決方案。在他于2009年9月知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者協(xié)會(huì)的年會(huì)上向?qū)＠蓭焸冏龅谝淮沃匾葜v中，他提出公司應(yīng)可以主動(dòng)提出犧牲一項(xiàng)申請（即放棄它），以為另一項(xiàng)申請贏得使用快速辦理通道的權(quán)利。接下來，在2009年9月，卡波斯還成功為“綠色”專利申請開辟快速辦理通道，以促使美國在清潔能源的發(fā)展方面占據(jù)領(lǐng)先地位。

　　引入上述快速通道并不是一件容易的事。由于經(jīng)費(fèi)并沒有增加甚至還有可能減少，加快申請辦理進(jìn)程就意味著延緩了其他工作，除非工作效率能大幅度提升。意識(shí)到這個(gè)問題以后，卡波斯提出，一些申請可以專門延后辦理。而這一看似簡單的提議引發(fā)了廣泛爭議。

　　許多成立不久的公司意識(shí)到了專利保護(hù)的重要性，并且將專利保護(hù)作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的基石，不過，他們并不具備將其所有創(chuàng)新都申請專利所需的資源。在復(fù)雜的技術(shù)領(lǐng)域，為一項(xiàng)重大的新發(fā)明取得專利權(quán)通常需要花費(fèi)幾萬美金。而最初的申請僅僅是這項(xiàng)巨額花費(fèi)的一部分，而后續(xù)過程中，無論是按照審查人員對材料有效性的質(zhì)疑對申請進(jìn)行修改，還是對審查員無理的駁回決定采取抗辯，其過程都是極為耗時(shí)且極為昂貴的。在第二輪此種溝通中，審查員做出的“駁回”決定通常為“最終決定”。就像Monty Python短劇中表現(xiàn)的那樣，申請人這時(shí)就需要再支付一定費(fèi)用以便能夠繼續(xù)抗辯。而對于小公司來說，專利申請中抗辯所需的天價(jià)花費(fèi)實(shí)在不是小事一樁，不過他們必須進(jìn)行申請，因?yàn)橐豁?xiàng)發(fā)明從最初（以一種非實(shí)驗(yàn)的方式或是要約出售）公之于眾開始，發(fā)明人只有一年的時(shí)間進(jìn)行專利申請備案。而剛起步的公司通常都覺得這項(xiàng)專利規(guī)定是他們需要面臨的幾大困難之一。

　　1994年，美國國會(huì)意識(shí)到了這個(gè)問題，并創(chuàng)立了“臨時(shí)專利申請”辦法，在該辦法下，發(fā)明人向?qū)＠虡?biāo)局提交申請以后，該申請將在一年內(nèi)處于待定狀態(tài)。這個(gè)機(jī)制至今仍然被發(fā)明人廣泛使用――其中既包括正當(dāng)使用，也包括不當(dāng)使用――這樣，他們就可以占據(jù)一個(gè)早期的、有案可查的發(fā)明日期，其申請也不會(huì)因后來的創(chuàng)新發(fā)明而作廢。通過提交這種“臨時(shí)專利申請”，發(fā)明人可以在整個(gè)“專利待定”期大肆籌資資金、就可能的發(fā)展前景進(jìn)行商談以及將該發(fā)明向市場推廣等。

　　然而，這個(gè)新程序仍然存在一些缺陷。首先，該“臨時(shí)專利申請”在提交后白白耗費(fèi)了一年時(shí)間，發(fā)明人必須在一年待定期滿以前再提交一份常規(guī)（也被蹩腳的稱為“非臨時(shí)”）的申請。這樣一來，在一年待定期結(jié)束的時(shí)候，與那些在最開始就選擇常規(guī)申請的人相比，選擇新程序的發(fā)明人將不得不支付更多的費(fèi)用。更重要的是，許多發(fā)明人并不清楚將臨時(shí)申請的技術(shù)資料準(zhǔn)備得像常規(guī)申請時(shí)一樣齊備有多么重要。盡管申請表單無需填得多完美，但是臨時(shí)申請必須公開相關(guān)發(fā)明的足夠細(xì)節(jié)資料以便取得在先的備案日期。提交資料過于簡單縱然也可被受理，但絕無法撐過重重審查大關(guān)。

[1][2]

　　30個(gè)月的期限

　　與臨時(shí)申請并非截然不同，三軌制的新提案允許申請人通過其控制下的慢速通道提交非臨時(shí)申請：自申請生效日開始的30個(gè)月內(nèi)，申請人可以對專利商標(biāo)局將其申請放入正常審批序列的時(shí)機(jī)進(jìn)行把控。而且，一項(xiàng)額外的好處是，將該申請放入正常序列產(chǎn)生的花費(fèi)包括在專利商標(biāo)局的審查費(fèi)以內(nèi)，所以申請人也可以推遲付款。

　　盡管該程序?qū)τ诿绹鴣碚f是全新的實(shí)踐，不過專利商標(biāo)局在其《聯(lián)邦公報(bào)》上發(fā)現(xiàn)了與提案中30個(gè)月期限類似的國際法規(guī)《聯(lián)邦公報(bào)》第75卷31763（2010年6月4日）。雖然國際訴訟期有30或31個(gè)月的截止期限，但30個(gè)月的延后進(jìn)入正常審查序列與上述期限相比到底有多近似仍不清楚。

　　值得注意的一點(diǎn)是，專利商標(biāo)局的提案中還給予申請人自行決定權(quán)：在30個(gè)月的期間內(nèi)，申請人可以決定其何時(shí)愿意支付審查費(fèi)并將其申請轉(zhuǎn)移到正常辦理序列中。而且，在這一期間內(nèi)，申請人還可支付一定費(fèi)用，將其申請直接從慢速通道轉(zhuǎn)移到快速通道。這樣一來，在公司在資金緊張的剛起步階段可以選擇費(fèi)用較低的慢速通道，而當(dāng)其完成第一輪外部融資后，再將申請轉(zhuǎn)移至快速通道。

　　這項(xiàng)提案僅僅是一個(gè)開始，專利商標(biāo)局對此認(rèn)識(shí)得非常清楚，并且該部門用整個(gè)夏天收集各方意見并舉行聽證會(huì)，以對提案進(jìn)行細(xì)節(jié)補(bǔ)充與完善，確保三軌制度可以得到更好實(shí)施。專利商標(biāo)局在7月20日的聽證會(huì)以前，只收集到不到12條書面意見――這些意見全都來自個(gè)人。

　　安德里亞．多林（Andrea Doering）評(píng)論稱，這種鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)上有余力的人借此機(jī)會(huì)跳到他人前面的做法“看起來非常近似于賄賂?！逼渌u(píng)論則都對快速軌道表示支持和歡迎。紐約布魯克黑文國家實(shí)驗(yàn)室（Brookhaven National Laboratory）的一名暑期實(shí)習(xí)律師約翰尼．托爾奇維亞（Jonny Torcivia）建議稱，公平的原則可以通過降低小企業(yè)的費(fèi)用來體現(xiàn)；他還提議，可以引入招投標(biāo)機(jī)制，以使所有人獲得爭取優(yōu)先處理權(quán)的機(jī)會(huì)。關(guān)于慢速通道，一些評(píng)論人擔(dān)心，比原來更長的待定期也意味著比原來更長的不確定期，而這也許會(huì)使第三方遭到偏見對待。對此，一條評(píng)論指出，任何第三方通過支付一定費(fèi)用都可以跳出慢速通道，這將使得第三方更有興趣將這段不確定性盡早終結(jié)。

　　在專利商標(biāo)局7月20日舉行的聽證會(huì)上，知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人協(xié)會(huì)主席道格．諾曼（Doug Norman）重申，其擔(dān)心推遲審查將延長競爭者的不確定期，而這將產(chǎn)生不良后果。而另一方面，S．坎賈洛西（S. Cangialosi）寫道，推遲進(jìn)行審查應(yīng)該是值得優(yōu)先選擇的通道，“在支付了一定費(fèi)用的前提下，只要不超過專利申請的時(shí)間上限，30個(gè)月的推遲期應(yīng)該是可以再生的”。

　　以個(gè)體發(fā)明人及剛起步的小公司為客戶的從業(yè)者，通?？是竽苡幸恍┝鞒毯褪掷m(xù)，以便讓其客戶取得在先的專利申請日。專利商標(biāo)局的慢速通道就可以幫助他們實(shí)現(xiàn)這一愿望：借由慢速通道，他們可以延緩支付高額的申請審查費(fèi)用，并用這段時(shí)間將其產(chǎn)品商品化，找到投資人并打造客戶群。對于很多剛起步的公司來說，能夠向世界宣稱其在美國專利商標(biāo)局有一項(xiàng)待定的專利申請才是最重要的事情――畢竟真正取得專利授權(quán)還是很久以后的事情。

　　為困擾了民眾許久的辦事流程帶來創(chuàng)新性的解決方案，美國專利商標(biāo)局應(yīng)該受到民眾的贊揚(yáng)?？磳＠虡?biāo)局如何應(yīng)對這種贊美應(yīng)該是件很有意思的事。對于某申請人來說不必要的推遲，對于其他人來說卻可能相當(dāng)受歡迎，認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)就已經(jīng)是一種創(chuàng)新性的想法，這種想法將幫助美國專利系統(tǒng)更好的服務(wù)于各類發(fā)明人。（編譯自www.law.com）[1][2]

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