商標(biāo)許可應(yīng)注意哪些法律問題?

來源： 中華商標(biāo)雜志    發(fā)布時(shí)間：2016-10-17 07:08:00　　瀏覽：3853

商標(biāo)許可

商標(biāo)許可是指商標(biāo)注冊(cè)人通過法定程序允許他人使用其注冊(cè)商標(biāo)的行為。商標(biāo)權(quán)人許可他人使用自己的注冊(cè)商標(biāo)，往往通過與被許可人簽署商標(biāo)許可協(xié)議，授權(quán)給被許可人使用，從而獲得相應(yīng)的許可費(fèi)用。商標(biāo)許可解決了被許可人急用商標(biāo)的需求，也給許可人帶來了經(jīng)濟(jì)收益，這樣的雙贏局面的背后，存在一些細(xì)節(jié)上的法律問題。

1、被許可人在被許可商品上使用注冊(cè)商標(biāo)，不得超出許可范圍

筆者在實(shí)務(wù)操作過程中發(fā)現(xiàn)， 有些被許可人獲得了商標(biāo)許可之后， 超越被許可的商品范圍使用許可人的注冊(cè)商標(biāo)， 例如， 被許可的商品類別和商品內(nèi)容為25類服裝， 被許可人超越范圍， 將商標(biāo)使用在第18類“ 包” 上， 與服裝一并配售。

新聞報(bào)道一個(gè)案例， 寧波海關(guān)查獲一起因未經(jīng)授權(quán)擴(kuò)大使用范圍以致侵犯“ UL及圖形”商標(biāo)權(quán)的五金配件出口案件， 涉案價(jià)值高達(dá)100.8萬元人民幣。 據(jù)悉， 杭州某公司向?qū)幉êｊP(guān)申報(bào)出口一批導(dǎo)軌、 管夾等五金配件， 申報(bào)品牌為“ ekoline” ， 價(jià)值超過100萬元人民幣。 寧波海關(guān)下屬北侖海關(guān)查驗(yàn)關(guān)員在對(duì)這批貨物查驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，貨物外包裝上除了品牌、 規(guī)格等信息， 還印制了含“ UL” 字樣的標(biāo)識(shí)。 此外， 所有貨物上同樣蝕刻有“ UL” 字樣。 海關(guān)關(guān)員在海關(guān)保護(hù)備案系統(tǒng)中查詢了美國(guó)UL安全實(shí)驗(yàn)所的授權(quán)情況， 發(fā)現(xiàn)并無該公司的許可信息。

對(duì)此， 海關(guān)法規(guī)部門聯(lián)系權(quán)利人核實(shí)授權(quán)情況， 核實(shí)的結(jié)果令人吃驚， 整整2個(gè)集裝箱的五金配件中， 只有建筑用接頭為授權(quán)產(chǎn)品， 其他貨物均未獲得授權(quán)。 原來， 美國(guó)UL安全實(shí)驗(yàn)所僅授權(quán)這家公司在建筑用接頭上使用“ UL及圖形” 商標(biāo)， 公司卻隨意地?cái)U(kuò)大了使用范圍， 形成了事實(shí)上的侵權(quán)。

從上述案例可以看出， 無論被許可人主觀上是否有故意超越的惡意， 他的這種超越行為， 即存在商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

一方面， 超越許可范圍的商品類別的注冊(cè)專用權(quán)， 即使掌握在許可人手中， 許可人也不見得愿意將該類別一并許可給被許可人使用。 被許可人如果需要使用， 必須獲得商標(biāo)權(quán)人的新的授權(quán)， 否則將構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。 商標(biāo)權(quán)人對(duì)一個(gè)類別的授權(quán)意愿，并不自然而然影響其對(duì)于其他類別的授權(quán)意愿。

另一方面， 超越許可范圍的這些商品類別的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)， 有可能掌握在第三人手中。 被許可人如果沒有這方面的法律意識(shí)， 以為自己的使用方式是在商標(biāo)專用權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)的合法使用， 則將來一旦第三人進(jìn)行權(quán)利追究， 被許可人就可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)、 面臨賠償。

2、被許可人應(yīng)當(dāng)按照被許可的商標(biāo)標(biāo)樣進(jìn)行商標(biāo)使用，不得超出許可范圍

有些被許可人獲得商標(biāo)許可之后， 擅自將授權(quán)使用的商標(biāo)標(biāo)樣進(jìn)行重新設(shè)計(jì)并投入使用， 這樣的行為也有可能超越許可范圍。 例如對(duì)文字商標(biāo)進(jìn)行圖形化設(shè)計(jì)， 使得新商標(biāo)與被許可商標(biāo)存在差異過大， 與第三人在先注冊(cè)圖形商標(biāo)構(gòu)成新的近似， 從而帶來消費(fèi)者市場(chǎng)混淆誤認(rèn)， 這樣的新設(shè)計(jì)使用行為， 將給被許可人自身帶來商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

被許可人這樣的方式， 也可能會(huì)給許可人帶來市場(chǎng)方面的損失。 品牌形象生動(dòng)地代表商標(biāo)權(quán)人的形象與性格。 被許可人的新的設(shè)計(jì)， 有可能與商標(biāo)權(quán)人的風(fēng)格相悖， 傳達(dá)給消費(fèi)者的信息錯(cuò)誤， 影響商標(biāo)權(quán)人的品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)。

此外， 商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)， 有可能會(huì)被他人提起撤銷三年不使用的申請(qǐng)， 此時(shí)， 商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)依法在收到通知之日起2個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)， 如果未提交使用證據(jù)， 則該商標(biāo)將被撤銷。對(duì)于使用證據(jù)， 應(yīng)當(dāng)明確載明被使用的商標(biāo)是什么。 如果該商標(biāo)權(quán)人將該商標(biāo)進(jìn)行許可， 而被許可人并沒有按照許可的商標(biāo)標(biāo)樣進(jìn)行使用， 且對(duì)于商標(biāo)標(biāo)樣的改變較大， 則未來一旦介入撤銷三年不使用程序， 則容易出現(xiàn)被許可人提供的商標(biāo)使用證據(jù)不符合要求。 此時(shí)， 如果商標(biāo)權(quán)人也沒有使用該商標(biāo)， 則該商標(biāo)存在被撤銷的法律風(fēng)險(xiǎn)。

因此， 雙方在簽署許可合同的時(shí)候， 務(wù)必明確約定， 被許可人不得隨意更改被許可商標(biāo)標(biāo)樣投入使用， 商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)定期審核被許可人對(duì)于商標(biāo)的使用形式， 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。

3、被許可商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是合法、有效的

一方面， 被許可商標(biāo)應(yīng)是被核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，且被核準(zhǔn)注冊(cè)的商品范圍應(yīng)大于或者等于被許可商品范圍。 被許可人在接受許可的時(shí)候， 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行法律調(diào)查， 查明被許可商標(biāo)標(biāo)樣和商品內(nèi)容是否是經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)樣和商品內(nèi)容， 從而確保該商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是合法被注冊(cè)的商標(biāo)。 否則將存在如下風(fēng)險(xiǎn)：

商標(biāo)侵權(quán)。被許可的商品內(nèi)容超越商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)商品范圍，被許可人如果法律意識(shí)淡薄，只是依照許可合同，盲目使用，如果此時(shí)恰好他人有在先注冊(cè)，則會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

欺騙性許可。商標(biāo)許可一般都需要支付許可費(fèi)用，被許可人不自行查明被許可商標(biāo)法律狀態(tài)， 如果商標(biāo)權(quán)人主觀上存在欺騙，將一個(gè)未注冊(cè)或者未注冊(cè)全面的商標(biāo)許可給被許可人，被許可人將會(huì)產(chǎn)生商標(biāo)許可費(fèi)的損失。

另一方面，被許可商標(biāo)應(yīng)是有效的。被許可人在接受許可的時(shí)候，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明被許可商標(biāo)是否被續(xù)展、商標(biāo)權(quán)是否為商標(biāo)許可人持有、商標(biāo)許可人是否有權(quán)利對(duì)該商標(biāo)權(quán)進(jìn)行處分。現(xiàn)實(shí)中多見，無論被許可人主觀上是否存在欺騙，被許可商標(biāo)未被及時(shí)續(xù)展或者許可期限長(zhǎng)于商標(biāo)專用權(quán)期間這樣的時(shí)間瑕疵， 使得被許可人獲得一件失效的注冊(cè)商標(biāo)，從而產(chǎn)生侵權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)， 也同樣將會(huì)產(chǎn)生商標(biāo)許可費(fèi)的損失。

綜上所述，對(duì)于商標(biāo)許可，許可雙方在簽署合同的時(shí)候，應(yīng)注意合同條款的設(shè)計(jì)，避免出現(xiàn)上述問題。

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