論商標(biāo)侵權(quán)案件中的訴訟中止
來(lái)源：中國(guó)工商報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2016-09-07 06:24:00 瀏覽：2060
在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，何種情形下應(yīng)當(dāng)中止訴訟，我國(guó)現(xiàn)行法律并無(wú)明確規(guī)定。本文結(jié)合具體案例，探討在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，被告注冊(cè)商標(biāo)被國(guó)家工商總局商評(píng)委撤銷后提起行政訴訟時(shí)，人民法院受理的民事侵權(quán)訴訟是否應(yīng)中止的問(wèn)題。
基本案情
2003年7月7日，甲公司申請(qǐng)注冊(cè)了XY商標(biāo)，核定使用于第9類商品上。2009年5月14日，乙公司申請(qǐng)注冊(cè)一群XY商標(biāo)，也核定使用于第9類商品上。2012年7月23日，甲公司向商評(píng)委提出商標(biāo)爭(zhēng)議申請(qǐng)，要求撤銷一群XY商標(biāo)。商評(píng)委經(jīng)審查后，認(rèn)為上述兩件商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，依據(jù)《商標(biāo)法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條的規(guī)定，于2014年3月11日裁定撤銷一群XY商標(biāo)。乙公司對(duì)該裁定不服，向北京市一中院提起行政訴訟，要求撤銷該裁定。在行政訴訟期間，甲公司經(jīng)公證取證后，以乙公司侵害其商標(biāo)專用權(quán)為由向法院提起民事訴訟。
爭(zhēng)議意見(jiàn)
對(duì)該案下一步應(yīng)如何處理有兩種不同意見(jiàn)。
第一種意見(jiàn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)判決駁回甲公司的訴訟請(qǐng)求。理由是一群XY商標(biāo)雖然被商評(píng)委撤銷，但因行政訴訟的提起，該撤銷裁定并未生效，乙公司依然合法享有一群XY商標(biāo)專用權(quán)，故乙公司銷售使用一群XY商標(biāo)的商品不構(gòu)成侵權(quán)。
第二種意見(jiàn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)中止審理。理由為行政案件的審理結(jié)果是本案審理的依據(jù)。
焦點(diǎn)剖析
(一)是否應(yīng)駁回訴訟請(qǐng)求的分析
目前，一群XY商標(biāo)專用權(quán)是否有效因行政訴訟正在進(jìn)行而處于待定狀態(tài)，如果行政案件生效判決撤銷商評(píng)委作出的裁定，那么乙公司就一直享有一群XY商標(biāo)專用權(quán)，民事侵權(quán)無(wú)從談起，應(yīng)判決駁回甲公司的訴訟請(qǐng)求。如果行政案件生效判決維持商評(píng)委作出的裁定，那么一群XY商標(biāo)專用權(quán)從何時(shí)開(kāi)始無(wú)效就顯得至關(guān)重要。如果無(wú)效開(kāi)始的時(shí)間在甲公司公證取證之前，則乙公司應(yīng)承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。如果無(wú)效開(kāi)始的時(shí)間在甲公司公證取證之后，也就是說(shuō)乙公司在甲公司公證取證時(shí)仍享有一群XY商標(biāo)專用權(quán)，則不構(gòu)成民事侵權(quán)。因此，第一種意見(jiàn)是錯(cuò)誤的。
(二)是否應(yīng)中止訴訟的分析
我國(guó)現(xiàn)行法律制度并未明確規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)訴訟中止的情形。在商標(biāo)侵權(quán)訴訟司法實(shí)踐中，通常適用《民事訴訟法》第一百五十條“有下列情形之一的，中止訴訟：……(五)本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的”規(guī)定。
本案被告的一群XY注冊(cè)商標(biāo)被撤銷，處于行政訴訟階段。原告以被告侵犯其XY商標(biāo)專用權(quán)，為由提起侵權(quán)民事訴訟后，人民法院是否中止應(yīng)考慮本案是否必須以該行政訴訟案件的審理結(jié)果為依據(jù)。
筆者認(rèn)為，此案應(yīng)考慮兩方面因素。
1.兩案的外在表現(xiàn)
在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，當(dāng)原告商標(biāo)權(quán)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，且該權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)取決于另一案件的審理結(jié)果時(shí)，人民法院應(yīng)考慮中止訴訟。在北京市第一中級(jí)人民法院(2003)一中民初字第3418號(hào)民事裁定書和北京市第二中級(jí)人民法院(2003)二中民初字第212號(hào)民事裁定書中，均是因被告對(duì)原告商標(biāo)提起了撤銷程序造成原告商標(biāo)專用權(quán)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，因此裁定中止訴訟。上述裁定中止訴訟的出發(fā)點(diǎn)在于衡量原告商標(biāo)專用權(quán)的法律狀態(tài)是否存在不穩(wěn)定性。該觀點(diǎn)在審理專利侵權(quán)糾紛案件中得以印證，如《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第九條規(guī)定：“人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無(wú)效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟……”
就本案而言，被告的一群XY商標(biāo)是否被撤銷，不會(huì)動(dòng)搖原告的權(quán)利基礎(chǔ)。換言之，被告商標(biāo)行政訴訟案件審理的結(jié)果不會(huì)影響原告的權(quán)利基礎(chǔ)。從上述角度分析來(lái)看，本案裁定中止訴訟似乎并不合適?！睹袷略V訟法》第一百五十條中規(guī)定的“另一案件結(jié)果”是否僅指“原告權(quán)利穩(wěn)定性”?筆者認(rèn)為并非如此。
2.兩案的內(nèi)在聯(lián)系
《商標(biāo)法》(2001版)第二十八條規(guī)定：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。”
《商標(biāo)法》(2014版)第五十七條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：……(二)未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的……”
具體本案而言，在商標(biāo)評(píng)審階段，被告商標(biāo)一群XY被商評(píng)委依據(jù)《商標(biāo)法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條裁定撤銷。商評(píng)委認(rèn)為被告商標(biāo)一群XY與原告商標(biāo)XY構(gòu)成使用在相同商品上的近似商標(biāo)。在商標(biāo)確權(quán)行政案件中如何判斷是否構(gòu)成近似商標(biāo)，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十六條規(guī)定，人民法院認(rèn)定商標(biāo)是否近似，既要考慮商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標(biāo)的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
在民事訴訟階段，原告依據(jù)《商標(biāo)法》(2014版)第五十七條第(二)項(xiàng)之規(guī)定，請(qǐng)求法院判令被告使用一群XY商標(biāo)構(gòu)成對(duì)原告XY商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。此案的焦點(diǎn)問(wèn)題是，被告使用的一群XY商標(biāo)與原告擁有的XY商標(biāo)是否構(gòu)成使用在相同商品上的近似商標(biāo)。根據(jù)《商標(biāo)法》(2014版)第五十七條之規(guī)定，判斷是否構(gòu)成近似商標(biāo)時(shí)，要考慮是否“容易導(dǎo)致混淆”。
由此可知，無(wú)論行政訴訟還是民事訴訟，兩案事實(shí)部分的爭(zhēng)議焦點(diǎn)均為被告使用的一群XY商標(biāo)與原告擁有的XY商標(biāo)是否構(gòu)成在相同商品上的近似商標(biāo)。而判斷是否構(gòu)成近似商標(biāo)，必須以消費(fèi)者是否容易導(dǎo)致混淆為前提。
根據(jù)我國(guó)訴訟管轄的相關(guān)規(guī)定，因不服商評(píng)委裁定而提起的商標(biāo)行政訴訟，管轄權(quán)在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院;因侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為提起的民事訴訟，由侵權(quán)行為的實(shí)施地、侵權(quán)商品的儲(chǔ)藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。筆者認(rèn)為，兩案屬于同一利益主體、相同爭(zhēng)議事實(shí)，若由不同法院同時(shí)審理，難免會(huì)造成認(rèn)定尺度上的不統(tǒng)一。為維護(hù)法律的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性，在被告一群XY商標(biāo)行政訴訟已在先審理的情形下，在后審理的人民法院可以考慮中止訴訟，等待在先行政案件的審理結(jié)果，這應(yīng)當(dāng)屬于《民事訴訟法》第一百五十條中所指“另一案件結(jié)果”的范疇。
文章標(biāo)簽: 商標(biāo)侵權(quán)
