開啟商標(biāo)海外注冊，企業(yè)需要注意這些

來源：中華商標(biāo)雜志    發(fā)布時(shí)間：2016-08-30 06:13:00　　瀏覽：1250

筆者在處理涉外商標(biāo)申請案件中，發(fā)現(xiàn)需要企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者關(guān)注的幾個基本問題，供大家參考。涉外商標(biāo)申請中需要企業(yè)提供的主要信息有：中英文名稱和地址、商標(biāo)圖樣、保護(hù)類別、保護(hù)商品或服務(wù)項(xiàng)目名稱。看似簡單，但由于企業(yè)不夠重視或是出于疏忽，使得其商標(biāo)在海外注冊時(shí)遇到諸多問題。

企業(yè)需自行提供英文翻譯，以保證注冊人信息與使用人信息的一致，特別是切記在同一國家做過商標(biāo)申請時(shí)，一定要準(zhǔn)確地告知之前商標(biāo)申請人的英文名稱和地址及現(xiàn)在希望采用的英文名稱和地址。

除了港澳臺的申請語言是中文外，其它國家的官方語言均不是中文，因此申請人名稱和地址的翻譯是無法避免的。一般情況下，需要企業(yè)自行提供英文翻譯，以保證注冊人信息與使用人信息的一致，特別是切記在同一國家做過商標(biāo)申請時(shí)，一定要準(zhǔn)確地告知之前商標(biāo)注冊申請人的英文名稱和地址及現(xiàn)在希望采用的英文名稱和地址。否則，如果申請國家存在在先商標(biāo)審查制度，而且該公司前后申請的兩個商標(biāo)近似，但申請人名稱和/或地址不完全一致，該國商標(biāo)管理機(jī)構(gòu)很有可能認(rèn)為該公司前后申請的兩件近似商標(biāo)屬于不同的所有人，從而下發(fā)出駁回通知。此時(shí)，該公司除了要盡快提交變更申請，將兩件商標(biāo)所有人的名稱和地址統(tǒng)一外，還要在規(guī)定的期限內(nèi)申請駁回復(fù)審，并向相關(guān)國家的商標(biāo)管理機(jī)構(gòu)說明情況。這將產(chǎn)生兩筆費(fèi)用：變更商標(biāo)所有人名稱和/或地址的費(fèi)用和答復(fù)審查意見的費(fèi)用。而且，商標(biāo)注冊的時(shí)間也會因此而延誤。其實(shí)，如果在后一件商標(biāo)申請前，該公司能告知在該國有在先申請商標(biāo)，且在后申請的商標(biāo)所有人英文名稱和地址與在先申請的商標(biāo)所有人保持一致，就不會產(chǎn)生上面的問題了。

企業(yè)要提供規(guī)范的商標(biāo)圖樣格式。

此外，商標(biāo)圖樣作為商標(biāo)權(quán)的載體，需要滿足官方的特定要求。在進(jìn)行涉外商標(biāo)申請時(shí)，企業(yè)提供的商標(biāo)圖樣的格式經(jīng)常不夠規(guī)范。不論是文字商標(biāo)還是圖形商標(biāo)，均需足夠清晰。筆者在多年的代理工作中發(fā)現(xiàn)，很多企業(yè)在指示代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行商標(biāo)申請時(shí)，沒有提供單獨(dú)的商標(biāo)圖樣，或者提供的商標(biāo)圖樣格式較小，一旦放大，就會變得模糊不清，不能滿足涉外商標(biāo)申請的要求。

作為品牌標(biāo)識，商標(biāo)能夠引發(fā)人們對品牌的聯(lián)想，尤其能使消費(fèi)者產(chǎn)生有關(guān)產(chǎn)品屬性的聯(lián)想，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備一份設(shè)計(jì)精良的商標(biāo)圖樣，除了能夠滿足商標(biāo)申請的要求外，還應(yīng)在企業(yè)的店面、信函抬頭、網(wǎng)站、廣告、宣傳冊、合同、發(fā)票、產(chǎn)品上和產(chǎn)品外包裝等處大量使用該商標(biāo)圖樣，同時(shí)標(biāo)注公司名稱。一旦日后遭遇侵權(quán)事件，所有帶有該商標(biāo)圖樣和公司名稱的文件(包括但不限于銷售票據(jù)、合同、許可協(xié)議)、包裝、產(chǎn)品和店面等都可以作為該商標(biāo)的使用證據(jù)來維護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)。需要注意的是：商標(biāo)權(quán)具有地域性特征，在中國的使用證據(jù)不能作為在他國維護(hù)商標(biāo)權(quán)的證據(jù)。有條件的企業(yè)可以考慮在企業(yè)網(wǎng)站上增設(shè)英文網(wǎng)頁，介紹公司及其產(chǎn)品，最好每一個網(wǎng)頁上都有公司的品牌標(biāo)識和英文名稱。這樣既可以便于企業(yè)向國外客戶宣傳產(chǎn)品，也便于國外客戶跨越語言障礙，了解企業(yè)產(chǎn)品。值得一提的是，在商標(biāo)在國外被侵權(quán)、被撤銷或是需要提交使用證據(jù)時(shí)，帶有相關(guān)商標(biāo)的企業(yè)英文網(wǎng)頁還可作為該商標(biāo)在國外的使用證據(jù)。

選擇保護(hù)類別時(shí)，一般從事制造業(yè)的企業(yè)僅選擇與實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的商品類別來申請，實(shí)際上，還需要選擇相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目。

商品，作為商標(biāo)權(quán)的權(quán)利范圍，也需要申請人的格外關(guān)注。目前，國際上通用的《尼斯分類表》共分為商品(1~34類)和服務(wù)(35~45類)兩大部分。選擇保護(hù)類別時(shí)，一般從事制造業(yè)的企業(yè)僅選擇與實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的商品類別來申請，實(shí)際上，還需要選擇相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目。如汽車生產(chǎn)企業(yè)，僅選擇第12類的汽車等商品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還應(yīng)選擇第37類的汽車保養(yǎng)和修理、輪胎翻新等與汽車相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目。有條件的汽車企業(yè)還可以選擇第07類和第09類等類別中與汽車或其零部件相關(guān)的商品項(xiàng)目進(jìn)行延伸注冊保護(hù)。世界上絕大多數(shù)國家的商標(biāo)都是按照指定商品/服務(wù)的類別和相關(guān)度來保護(hù)的。將商品劃分為群組來保護(hù)的國家較少，較常見的只有中國大陸和臺灣，但是中國大陸和臺灣的群組劃分也不相同。還有個別國家根本就不區(qū)分類別，如加拿大。

在涉外商標(biāo)申請中，選擇具體的商品/服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，請盡量選擇《尼斯分類表》中列出的標(biāo)準(zhǔn)商品/服務(wù)項(xiàng)目，盡量不要選擇編碼中帶“C”的中國特有的商品/服務(wù)項(xiàng)目。因?yàn)榉菢?biāo)準(zhǔn)商品/服務(wù)項(xiàng)目不能被其他國家普遍接受，很有可能會因此被各國商標(biāo)管理機(jī)構(gòu)下發(fā)審查意見，產(chǎn)生答復(fù)審查意見的費(fèi)用，延誤注冊時(shí)間。如果企業(yè)主營產(chǎn)品/服務(wù)，確實(shí)無法在《尼斯分類表》的標(biāo)準(zhǔn)商品/服務(wù)項(xiàng)目中找到，最好與代理人協(xié)商，挑選一個比較容易被申請國接受的商品/服務(wù)項(xiàng)目名稱，嘗試提交。

如果商標(biāo)順利注冊，一定要在注冊國及時(shí)使用。何為“及時(shí)”呢?根據(jù)《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》(TRIPS w)中的規(guī)定，“如維持注冊需要使用商標(biāo)，則只有在至少連續(xù)三年不使用后方可注銷注冊，除非商標(biāo)所有權(quán)人根據(jù)對商標(biāo)使用存在的障礙說明正當(dāng)理由。”實(shí)踐中，世界各國一般規(guī)定注冊商標(biāo)連續(xù)三年或五年不使用即可被撤銷。因此，商標(biāo)注冊后，一定要積極使用，并盡量多地保留使用證據(jù)。最大限度地使用注冊商標(biāo)是對商標(biāo)最好的保護(hù)。