商標(biāo)描述性合理使用問(wèn)題探析

來(lái)源：知產(chǎn)聚焦    發(fā)布時(shí)間：2016-07-15 03:13:00　　瀏覽：6604

一.何為商標(biāo)合理使用

近年來(lái)，作為商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由，商標(biāo)合理使用主張?jiān)桨l(fā)地成為當(dāng)事人擺脫商標(biāo)侵權(quán)的救命稻草，商標(biāo)合理使用，是指商標(biāo)權(quán)人以外的人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中以描述、指示的方式善意使用商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)而不構(gòu)成侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為。在學(xué)界中，學(xué)者通常將商標(biāo)合理使用分為“描述性合理使用”、“指示性合理使用”。又有學(xué)者稱(chēng)“商標(biāo)的合理使用”為“商標(biāo)的正當(dāng)使用”，對(duì)于兩種稱(chēng)謂的合理與否，非本文探討重點(diǎn)。商標(biāo)合理使用法律依據(jù)來(lái)源于我國(guó)《商標(biāo)法》第59條之規(guī)定，其立法目的在于防止商標(biāo)權(quán)人無(wú)限制的擴(kuò)張商標(biāo)權(quán)利，圈占公共資源 。根據(jù)商標(biāo)的顯著性理論，僅為商標(biāo)的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)或僅表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能等特點(diǎn)是無(wú)法獲得商標(biāo)注冊(cè)的，但由于商標(biāo)第二含義的獲得，使得這些不能獲得商標(biāo)注冊(cè)的元素成為可能。為平衡商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)與公共資源之間的關(guān)系，商標(biāo)合理使用制度應(yīng)運(yùn)而生。

二.描述性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)

描述性商標(biāo)是用來(lái)描述商品的用途、大小、提供者、性質(zhì)、使用者類(lèi)別的商標(biāo)，因?yàn)槊枋錾唐返纳虡?biāo)不具有內(nèi)在的顯著性，一般難以獲得商標(biāo)注冊(cè)或保護(hù)。對(duì)特定的商品或服務(wù)來(lái)說(shuō)，描述性詞匯是有限的，如果將有限的詞匯注冊(cè)成為商標(biāo)，一旦成為壟斷資源，這就在無(wú)形中增加了競(jìng)爭(zhēng)者的成本。為保證描述性商標(biāo)落入少數(shù)人手中，國(guó)外已經(jīng)探索出界定描述性商標(biāo)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)法院認(rèn)為：“如果一個(gè)詞匯或詞組直接傳遞了產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、特征、效果、用途或者成份，將被認(rèn)定為描述性詞匯，并因此而不得作為排他性商標(biāo)”，從美國(guó)的司法實(shí)踐來(lái)看，判斷是否構(gòu)成描述性商標(biāo)的關(guān)鍵因素在于相關(guān)公眾心目中該詞匯與特定商品之間的關(guān)系，這里的相關(guān)公眾，既包括了以消費(fèi)者和潛在消費(fèi)者為主體的一般公眾，也包括同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)該詞匯的使用需求。歐盟也是從相關(guān)公眾的理解和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的使用兩個(gè)方面來(lái)判斷特定詞匯是否構(gòu)成描述必詞匯，如果相關(guān)公眾對(duì)該標(biāo)識(shí)的理解作為特定商品品質(zhì)的描述，則該商標(biāo)就是描述性詞匯。

我國(guó)司法實(shí)踐中商標(biāo)描述性使用的構(gòu)成要件可以從以下幾個(gè)方面歸納：(1)非商標(biāo)性使用;(2)描述自己的產(chǎn)品;(3)善意的、合理的使用。然而在司法實(shí)踐中對(duì)描述性使用常常存在誤解，在此需要對(duì)上述三個(gè)方面進(jìn)行辨析。

三.司法實(shí)踐中對(duì)描述性合理使用的誤解

在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中，判斷是否為描述性使用還是非商性使用對(duì)案件的定性至關(guān)重要。非商標(biāo)性使用與描述性合理使用都是商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由，但在司法實(shí)踐中容易將兩者混淆誤用。非商標(biāo)性使用與描述性合理使用的共同之處在于都沒(méi)有發(fā)揮商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能，都不具有識(shí)別性。非商標(biāo)性使用雖沒(méi)有指示商品或服務(wù)來(lái)源，沒(méi)有侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，但不排除其構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或其他侵權(quán)的可能性;而描述性合理使用是完全合法的，是對(duì)商標(biāo)第一含義的使用，屬于利用公共資源的范疇。例如“普拉達(dá)有限公司訴陜西東方源投資發(fā)展有限公司侵害商標(biāo)權(quán)”一案中，東方源公司在2012年8月29日的《華商報(bào)》上刊登有關(guān)東方國(guó)際中心房地產(chǎn)項(xiàng)目和推銷(xiāo)店鋪招租廣告中，包含“PRADA”文字和圖案商標(biāo)、企業(yè)字號(hào)，宣稱(chēng)“全球頂級(jí)奢侈品牌進(jìn)駐，引領(lǐng)國(guó)際奢侈生活潮流”等廣告標(biāo)語(yǔ)，普拉達(dá)公司認(rèn)為東方源公司使用其注冊(cè)商標(biāo)和字號(hào)進(jìn)行廣告宣傳，侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，同時(shí)認(rèn)為廣告宣告有攀附普拉達(dá)公司商譽(yù)的目的，屬不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。而本案最終認(rèn)為，東方源公司的行為非未起到識(shí)別東方源公司投資的東方國(guó)際中心房產(chǎn)項(xiàng)目和推銷(xiāo)店鋪來(lái)源于普拉達(dá)公司的作用，不會(huì)對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，屬非商標(biāo)性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。顯而易見(jiàn)，描述性合理使用與非商標(biāo)性使用顯然不能劃等號(hào)，在描述性合理使用構(gòu)成要件中，用“第一含義的使用”取代“非商標(biāo)性使用”更為合理。

用他人注冊(cè)的商標(biāo)詞語(yǔ)描述自己的商品有一個(gè)邊界問(wèn)題，一旦突破合理使用的邊界范圍，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因此，并非所有的表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等描述性語(yǔ)匯用在自己的產(chǎn)品或服務(wù)上都構(gòu)成描述性合理使用，而是需要從實(shí)際使用的角度來(lái)分析其是否突破了合理使用的界線，例如北京中科希望軟件股份有限公司與優(yōu)視公司案中，中科希望公司與優(yōu)視公司享有各自類(lèi)別的UC商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，一審法院認(rèn)為中科希望公司使用UC字樣或?qū)C與瀏覽器等中文結(jié)合使用，屬對(duì)自身業(yè)務(wù)或商品描述性使用，屬于合理使用的范圍。而在歐盟法院審理的“Engineer案”中，法院以被告在廣告宣傳冊(cè)中以大寫(xiě)字母突出使用了“METALOCK”該字符，認(rèn)定其不構(gòu)成合理使用。從上述兩個(gè)截然不同的案例中可以看出，描述性合理使用必須是以使用商標(biāo)的第一含義為出發(fā)點(diǎn)，一旦有任何形式的意圖靠近商標(biāo)第二含義的行為，就突破的合理使用的界線，而意圖靠近第二含義的商標(biāo)使用行為則需要相對(duì)客觀、直接的依據(jù)來(lái)加以佐證。

善意的、合理的使用與惡意的、企圖混淆商品或服務(wù)來(lái)源之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，根據(jù)商標(biāo)侵權(quán)理論，“混淆可能性”是判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要條件，是商標(biāo)保護(hù)的核心問(wèn)題，我國(guó)司法實(shí)踐中對(duì)“混淆”的認(rèn)定：“在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆。”我國(guó)司法實(shí)踐中將“混淆可能性”理論作為商標(biāo)侵權(quán)的關(guān)鍵性準(zhǔn)則，而在描述性合理使用狀態(tài)下，消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)“第一含義”與“第二含義”的混淆肯定是存在的，而“可能性”一詞顯然降低了侵權(quán)的門(mén)檻，因?yàn)?#8220;混淆可能”是以通常情形下不特定相關(guān)公眾的一般判斷為前提，也就是說(shuō)，如果個(gè)別消費(fèi)者在個(gè)別情形下發(fā)生了混淆，那么描述性的使用他人商標(biāo)就構(gòu)成了侵權(quán)，這顯然是不符合合理使用的初衷的，所以此處的混淆可能性應(yīng)當(dāng)是一個(gè)混淆程度的問(wèn)題，也就是說(shuō)描述性合理使用是允許存在一定程度的混淆的，而這個(gè)程度如何把握，則是法官自由裁量的范疇了。至于“混淆”與“惡意”并非能夠劃等號(hào)，只有惡意的混淆才是法律所禁止的行為。

四.“纖麩”商標(biāo)案中描述性合理使用的認(rèn)定

在上海越哲食品有限公司與東莞錦泰食品有限公司侵害商標(biāo)權(quán)一案中，東莞錦泰食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)錦泰公司)是“纖麩”商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人，上海越哲食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)越哲公司)是“谷悅園”商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)人，兩公司同屬食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)。越哲公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的餅干在產(chǎn)品包裝上一直都使用的“谷悅園”商標(biāo)，同時(shí)在其右上角明顯標(biāo)明了商標(biāo)標(biāo)識(shí)“TM”， 越哲公司在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的系列餅中使用了帶有“纖麩”字樣的包裝。錦泰公司認(rèn)為越哲公司的上述行為侵害其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

首先，對(duì)于“纖麩”一詞的使用是否構(gòu)成描述性合理使用。根據(jù)越哲公司在餅干包裝上實(shí)際使用“纖麩”一詞的客觀情況來(lái)看，“纖麩”一詞是與“木糖醇+”、“無(wú)蔗糖+”等文字結(jié)合使用，從產(chǎn)品的包裝上所表達(dá)的意思可以看出，“纖麩”與“木糖醇”、“無(wú)蔗糖”等詞都是為了描述產(chǎn)品的原料或功效性餅干的一種，而且越哲公司所有系列餅干都是以“無(wú)蔗糖+原料”、“木糖醇+原料”組合使用，例如“無(wú)蔗糖+綠豆”、 “無(wú)蔗糖+芥麥”。而且越哲公司在包裝上起區(qū)別產(chǎn)品來(lái)源的是“谷悅園TM”商標(biāo)，而非“纖麩”一詞，一審法院認(rèn)為“纖麩”是能夠起到區(qū)分商品來(lái)源的商標(biāo)，認(rèn)定為商標(biāo)性使用，構(gòu)成在相同商品上使用與錦泰公司相同商標(biāo)，筆者認(rèn)為這樣顯然不妥。根據(jù)《商標(biāo)法》第48條規(guī)定：“本法所稱(chēng)的商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。”商標(biāo)性使用應(yīng)滿足三個(gè)條件：(1)必須將商業(yè)標(biāo)識(shí)用于商業(yè)活動(dòng)中;(2)使用的目的是為了說(shuō)明商品或服務(wù)的來(lái)源;(3)通過(guò)使用能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源。很顯然，越哲公司使用“纖麩”一詞無(wú)法滿足條件2與條件3，也就是說(shuō)，越哲公司對(duì)“纖麩”一詞是表明該商品中含有“纖麩”，是描述性合理使用。

其次，越哲公司將“纖麩”一詞作為描述性詞匯使用在包裝上，是否突破了合理使用的界線。從“纖麩”一詞的字面含義上來(lái)說(shuō)，其本身容易讓消費(fèi)者誤認(rèn)為是粗糧的一種，而且從消費(fèi)者及同行業(yè)的調(diào)查中也可以說(shuō)明，“纖麩”就是粗糧，“纖麩”餅干就是粗糧餅干，“纖麩”并沒(méi)有指向商品的提供者錦泰公司。錦泰公司認(rèn)為越哲公司突出了“纖麩”一詞的使用，認(rèn)為越哲公司存在故意惡意使用的行為。但從越哲公司的系列餅干可以看出，“無(wú)蔗糖+綠豆”、 “無(wú)蔗糖+芥麥”、“無(wú)蔗糖+纖麩”等字體可以看出，越哲公司無(wú)論是在哪種系列的餅干上都將“無(wú)蔗糖”、“ 纖麩”、 “芥麥”等詞用不同的顏色與字體加以突出，并非只是在“纖麩”這一種餅干上突出使用;從單個(gè)包裝的整體而言，“纖麩”一詞與“無(wú)蔗糖、“木糖醇”緊臨于“谷悅園”商標(biāo)的下方，從其使用的目的來(lái)講，其只是為了突出商品原料、功能之目的，仍屬商標(biāo)第一含義的描述性使用。

最后，越哲公司在自身包裝顯著位置使用了自己的“谷悅園TM”商標(biāo)，足以說(shuō)明其使用“纖麩”一詞善意的、合理的使用。根據(jù)上文的“混淆可能性”侵權(quán)判定規(guī)則，描述性合理使用是允許存在一定程度的混淆的，而非只要存在混淆可能就構(gòu)成侵權(quán)，從越哲公司使用“纖麩”一詞構(gòu)成的商標(biāo)混淆的程度而言，其并沒(méi)有達(dá)到超越合理使用的范疇，況且越哲公司已經(jīng)顯著標(biāo)明了自已的“谷悅園TM”商標(biāo)，從混淆的程度上來(lái)講，越哲公司還不足以達(dá)到侵權(quán)的地步。