中美“高通”商標(biāo)爭(zhēng)奪案的分析與探討

來源：尚標(biāo)采編    發(fā)布時(shí)間：2016-06-23 07:49:00　　瀏覽：2246

上海高通半導(dǎo)體有限公司(以下稱高通)與QUALCOMM Incorporated(美國卡爾康公司，以下稱美國高通)之間就“高通"系列商標(biāo)糾紛由來已久，自1998年美國高通進(jìn)入，2001年在北京注冊(cè)成立“高通無線半導(dǎo)體技術(shù)有限公司”與“高通無線通信技術(shù)()有限公司”，由于雙方在市場(chǎng)中存在諸多交叉重合，尤其是涉關(guān)“高通”字樣的系列產(chǎn)品及服務(wù)，諸如處理器與芯片產(chǎn)品，手機(jī)芯片的推廣銷售等，就此2002年8月高通積極開展商標(biāo)維權(quán)行動(dòng)，但收效甚微。時(shí)至今日，高通反而給人以“傍名牌”、搏出位的印象，這對(duì)于1992年便成立運(yùn)營，并注冊(cè)使用“高通”系列產(chǎn)品或服務(wù)商標(biāo)的高通來說，可謂有苦難言、深受其累。

隨著此次高通全面發(fā)起對(duì)美國高通及其關(guān)聯(lián)公司的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟，并獲上海市高級(jí)人民法院受理，歷時(shí)18年之久的“高通”商標(biāo)糾紛案將會(huì)有全面系統(tǒng)的了結(jié)。在這里主要談一下涉關(guān)“高通”系列商標(biāo)紛爭(zhēng)的全過程，系統(tǒng)梳理下其中存在的法律問題。

“高通”在市場(chǎng)的在先使用、注冊(cè)情況

高通1992年起便已“高通”作為企業(yè)字號(hào)注冊(cè)成立，并運(yùn)營至今。在智能物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)研發(fā)與生產(chǎn)方面頗有影響力，業(yè)務(wù)不僅覆蓋國內(nèi)市場(chǎng)，在國外市場(chǎng)也有一定的業(yè)務(wù)拓展。這家成立于1992年的民營高科技企業(yè)，成立之初的名稱是“上海高通電腦有限責(zé)任公司”，目前使用的“上海高通半導(dǎo)體有限公司”名稱，是2010年做的企業(yè)名稱變更登記。自成立運(yùn)營后，高通便先后使用、申請(qǐng)、注冊(cè)了一系列“高通”商標(biāo)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋通信、集成電路、計(jì)算機(jī)硬件及服務(wù)等廣泛領(lǐng)域。

在企業(yè)字號(hào)中的使用體現(xiàn)是無法抹去的，美國高通也深知這一點(diǎn)。進(jìn)入后，大范圍在關(guān)聯(lián)公司翻譯、音譯“QUALCOMM"為“高通”，并作為其關(guān)聯(lián)公司企業(yè)字號(hào)加以使用，同時(shí)在其提供的產(chǎn)品及服務(wù)上突出使用“高通”，而這些產(chǎn)品及服務(wù)大部分與高通的主營產(chǎn)品或服務(wù)相同或相類似，并積極申請(qǐng)注冊(cè)高通已在相關(guān)類別注冊(cè)完成之外的“高通”系列商標(biāo)。全面擠壓高通產(chǎn)品或服務(wù)市場(chǎng)空間，利用自身形成的在通信領(lǐng)域，尤其移動(dòng)芯片方面的國際影響力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，成功混淆了“高通”在市場(chǎng)的在先使用人，甚至是“高通”系列商標(biāo)專用權(quán)人。

美國高通的連貫并成體系的應(yīng)對(duì)策略

除了上面提及的廣泛的使用，并在其他類別上申請(qǐng)、注冊(cè)“高通”系列商標(biāo)，達(dá)到反向混淆的效果;美國高通還適時(shí)向高通提出購買相關(guān)“高通"注冊(cè)商標(biāo)的意向，采取一系列措施穩(wěn)住并拖延高通下定決心積極予以維權(quán)。在這個(gè)過程中，在針對(duì)關(guān)鍵類別的“高通”注冊(cè)商標(biāo)提出“撤銷連續(xù)三年停止使用的注冊(cè)商標(biāo)"的申請(qǐng)。一系列組合拳的應(yīng)用迷惑了高通，沒有及早采取行動(dòng)，以至于陷入被動(dòng)應(yīng)對(duì)局面。

美國高通針對(duì)高通旗下的相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)類別“高通”注冊(cè)商標(biāo)，曾先后開價(jià)5萬、200萬予以購買，但均被拒絕。與此同時(shí)，2010年和2011年分別就第776695號(hào)、第662482號(hào)注冊(cè)商標(biāo)向國家工商行政管理總局商標(biāo)局提出撤三申請(qǐng)。2013年，更是針對(duì)高通旗下大量的“高通”系列注冊(cè)商標(biāo)提出撤三申請(qǐng)。這一系列密集動(dòng)作，使得高通應(yīng)接不暇，多個(gè)商標(biāo)被商標(biāo)局和商評(píng)委撤銷。

此外，在針對(duì)注冊(cè)使用在第9類的第662482號(hào)高通的“高通”注冊(cè)商標(biāo)撤三申請(qǐng)中，美國高通還提供了一份“專家論證意見書”，即《“GOTOP高通”商標(biāo)撤銷復(fù)審案專家論證會(huì)意見書》。出具的意見書結(jié)論指明，“漢卡與字庫芯片、漢卡與軟件不是同一種商品”，并由此認(rèn)定“GOTOP高通”注冊(cè)商標(biāo)在漢卡產(chǎn)品上的使用不屬于商標(biāo)法意義上的關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)的使用。由此，商評(píng)委予以采納，并最終撤銷了這一注冊(cè)商標(biāo)。

“高通"注冊(cè)商標(biāo)糾紛案存在典型反向混淆特征

商標(biāo)糾紛案中常見的是對(duì)他人注冊(cè)商標(biāo)的“正向混淆”，也就是在后商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或相近似，并指定使用在相同或類似商品或服務(wù)上，使得相關(guān)公眾在市場(chǎng)中獲取相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，誤以為是在先商標(biāo)權(quán)利人的產(chǎn)品或服務(wù)。這種商標(biāo)侵權(quán)比較普遍，也容易理解，但還有一種情況是在先商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)，在流通過程中被市場(chǎng)相關(guān)公眾誤認(rèn)為是在后商標(biāo)所屬企業(yè)的，此一情況恰好與“正向混淆”相反，被稱為商標(biāo)侵權(quán)中的“反向混淆”現(xiàn)象。商標(biāo)反向混淆無疑也侵害了在先商標(biāo)專用權(quán)，同樣應(yīng)該受到商標(biāo)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范調(diào)整，并需承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。雖然在具體法律條文中沒有關(guān)于“反向混淆"的明確規(guī)定，但可歸于商標(biāo)法第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的“其他情形"中，而且在實(shí)踐中也大量存在此類侵權(quán)，相應(yīng)地司法實(shí)務(wù)中目前也有所體現(xiàn)。比如前段時(shí)間的“微信"商標(biāo)之爭(zhēng)，就是典型的“反向混淆"案例。

商標(biāo)反向混淆普遍發(fā)生在雙方整體財(cái)力、市場(chǎng)地位、產(chǎn)品或服務(wù)影響力、廣告宣傳覆蓋面及其力度等，存在巨大懸殊的生產(chǎn)經(jīng)營主體間。為保護(hù)中小微企業(yè)的合理正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)權(quán)益，體現(xiàn)市場(chǎng)主體間的平等、有序競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)制商標(biāo)反向混淆同樣不容忽視。具體到本案，美國高通屬于處在通信行業(yè)金字塔頂尖的企業(yè)，是大型的國際性跨國公司，從專利技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師團(tuán)隊(duì)、財(cái)力等都是高通難以匹敵的。在其進(jìn)入市場(chǎng)后，大范圍持續(xù)使用或突出使用“高通"，并與高通產(chǎn)品或服務(wù)高度重合的情況下，市場(chǎng)普遍反應(yīng)為高通在借勢(shì)或碰瓷營銷，就連正當(dāng)?shù)囊婪ňS權(quán)行動(dòng)也被認(rèn)為是故意“炒作"。這就充分說明了反向混淆的特征，更表征了其危害程度，尤其是對(duì)誠實(shí)信用、平等有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體系的破壞作用。

為此，高通董事長程儒萍曾對(duì)媒體表示，“在業(yè)務(wù)交流過程中，我們經(jīng)常被誤認(rèn)為美國高通的子公司或分公司，我們說我們不是，對(duì)方說那你們是在傍別人的品牌。”這讓在相關(guān)商品或服務(wù)類別上持續(xù)使用“高通”系列商標(biāo)二十多年的高通甚是苦惱，“就連我們明明是在維權(quán)，但有些人會(huì)認(rèn)為，明明美國高通很出名，你們現(xiàn)在是不是搏出位。但其實(shí)的民營企業(yè)非常不容易，我們投入幾千萬到半導(dǎo)體芯片中，在產(chǎn)品開拓市場(chǎng)中，我們還得經(jīng)常被迫接受我們是在傍大款。”絕大程度上使得產(chǎn)品研發(fā)投入、服務(wù)升級(jí)維護(hù)、廣告宣傳投入等，都負(fù)載在了對(duì)方公司身上，為對(duì)方塑造了品牌和擴(kuò)大了影響力，提升了傳播力;不但如此，還要背上“傍大款”的惡名。

當(dāng)下普遍互聯(lián)互通的市場(chǎng)格局中，商標(biāo)已經(jīng)不只是當(dāng)初的用以區(qū)分商品或服務(wù)來源的特定標(biāo)志，更在很大程度上承載了相關(guān)公眾對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的一種期待與信任，凝結(jié)了企業(yè)的商譽(yù)、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量保障，是整體聲譽(yù)與美譽(yù)的綜合。同時(shí)，還具備廣告宣傳功能。當(dāng)商標(biāo)反向混淆出現(xiàn)，相當(dāng)于上述這些積極的社會(huì)評(píng)價(jià)、廣告宣傳功能等都分流到了對(duì)方企業(yè)，這種損失是無法承受的，尤其是對(duì)后續(xù)市場(chǎng)開發(fā)并走向國際極為不利。一時(shí)間予以積極維權(quán)是非常必要的，這也提醒企業(yè)在面對(duì)國際巨頭時(shí)要敢于面對(duì)，更要敢于主動(dòng)及時(shí)出擊維權(quán)，而不是一味被動(dòng)防御，否則將逐步失去市場(chǎng)。

高通訴請(qǐng)法院判美國高通停止侵犯其相關(guān)“高通”系列注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的全部行為，包括停止將“高通”用在其產(chǎn)品和服務(wù)上的全部行為、停止將“高通”用作其和其關(guān)聯(lián)公司翻譯、音譯的企業(yè)名稱中、字號(hào)使用等，是對(duì)上述這種反向混淆的堅(jiān)決說“不”。積極采取法律手段全面維護(hù)自身權(quán)益，敢于“啃硬骨頭”，不受巨頭公司訛詐，這為創(chuàng)造創(chuàng)新并積極推動(dòng)品牌走向國際的企業(yè)樹立了榜樣。

撤三申請(qǐng)的應(yīng)對(duì)

美國高通一面表示愿購買高通相關(guān)商標(biāo)，一面積極采取針對(duì)高通商標(biāo)的撤三申請(qǐng)。高通由此放低了警惕性，并疲于應(yīng)付提供在相關(guān)商標(biāo)上的使用證據(jù)。撤三申請(qǐng)?zhí)岢龇浅：?jiǎn)單，但被撤三一方提供符合商標(biāo)法意義上的注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)卻并不容易。這是由于符合要求的使用證據(jù)需要滿足以下條件：

其一，實(shí)際使用中必須確保與核定使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同，保持一致，不得做任何實(shí)質(zhì)性的更改;

其二，核定使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)必須使用在核定使用的商品或服務(wù)上;

其三，持續(xù)使用時(shí)間必須是自被提出撤三申請(qǐng)日前的連續(xù)三年，其他時(shí)間段的使用證據(jù)即使再多再充分也不屬于有效證據(jù)。

如果企業(yè)內(nèi)部沒有形成并建立起商標(biāo)規(guī)范使用制度體系，并構(gòu)建使用證據(jù)連續(xù)收集管理流程，尤其是面對(duì)頻繁的撤三申請(qǐng)下，很容易因沒有在規(guī)定期限內(nèi)提交使用證據(jù)或相關(guān)使用證據(jù)不符合要求等，而使得相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)被撤銷。高通被撤銷的多起商標(biāo)，都不同程度地存在這些問題。當(dāng)然，2013年修正后的商標(biāo)法增加了“有正當(dāng)理由不使用的，不予撤銷”的規(guī)定，對(duì)此也可采取提供相關(guān)商標(biāo)不使用的必要、充分說明來規(guī)避撤三風(fēng)險(xiǎn)。

專家論證意見書的效力問題

中美“高通”系列商標(biāo)糾紛中，美國高通曾向商評(píng)委提供了一份針對(duì)第9類第662492號(hào)“GOTOP高通”注冊(cè)商標(biāo)的“專家意見書”，上文已提及。專家意見書常常出現(xiàn)在司法過程中，尤其是民商糾紛案中一些財(cái)大氣粗或有其他方面優(yōu)勢(shì)的當(dāng)事人，邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜也⒄匍_論證會(huì)，就訴訟中特定問題出具相關(guān)法律意見，并應(yīng)用在支撐自身訴求方面。從根本上來說，這涉及到干涉司法審判獨(dú)立的問題。利用專家團(tuán)的優(yōu)勢(shì)，制造輿論，試圖影響相關(guān)案件的具體法官的獨(dú)立判斷，使之往自身有利的方向加以裁決。由于法官很難做到不受有影響力的專家團(tuán)意見的影響，一定程度上破壞了法官依據(jù)認(rèn)定的證據(jù)及相關(guān)法律，在“自由心證”下獨(dú)立作出裁決的這種確保司法公正的程序正義，準(zhǔn)確來講相關(guān)專家意見書并不值得提倡。即便予以使用，也要有對(duì)應(yīng)的規(guī)范和啟動(dòng)程序，不得肆意為之。

專家意見書并不是法律規(guī)定的鑒定意見或者勘查筆錄，根本不屬于法定的證據(jù)類型，不宜作為證據(jù)來使用，或者說不具有證據(jù)能力，也就無從談起證明能力了。但在司法實(shí)踐中，卻常常被用來作為證據(jù)使用，甚至作為最終裁判的依據(jù)之一，這是應(yīng)該予以避免的錯(cuò)誤傾向。具體到商評(píng)委的具體行政行為中，雖然不是司法范疇，但這種具體行政行為即此案中撤三的裁決，可以參考必要的專家意見，但不能以之為根據(jù)徑行裁決。當(dāng)然，也可以對(duì)此提起行政訴訟予以相關(guān)救濟(jì)，高通也對(duì)此提出了訴請(qǐng)。對(duì)于專家意見書的出具若有證據(jù)表明存在程序不合規(guī)、利益輸送等問題，也可據(jù)此推翻商評(píng)委的認(rèn)定。

另外，對(duì)于實(shí)際使用在漢卡這種商品上的行為，是否屬于核定使用的商品需要結(jié)合時(shí)代發(fā)展、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)約定俗成、國際分類標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品實(shí)際情況等予以綜合考量并判斷。漢卡與字庫芯片，漢卡與軟件，是否屬于同一種商品就需要全面結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際、科技發(fā)展、相關(guān)公眾的一般認(rèn)知，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)方式、生產(chǎn)部門、功能用途、材料組件、銷售渠道等加以把握。不能僅僅只看尼斯分類存在的，還要結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際流通但未被尼斯分類及時(shí)收錄的，更不能僅僅比對(duì)其與核定使用的商品名稱是否相同、一致，而全然不考慮實(shí)際流通中的市場(chǎng)約定俗成或是相關(guān)公眾的一般認(rèn)知。總之，不能忽略產(chǎn)品相互間的功能、用途、材料、生產(chǎn)方式等方面的比對(duì)。

在目前全面打造知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的時(shí)代背景下，鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)并極力倡導(dǎo)“智造”品牌全面走出去的當(dāng)下，高通訴國際巨頭公司美國高通商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)一案，具有相當(dāng)深遠(yuǎn)的意義，并體現(xiàn)了一定的代表性。表明企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略意識(shí)的覺醒，知識(shí)產(chǎn)權(quán)全面系統(tǒng)保護(hù)工作，從過去的普遍被動(dòng)防御，轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的高度自信并進(jìn)行積極的戰(zhàn)略反攻。同時(shí)，也說明即便在整體的專利技術(shù)及其專利組合或形成的專利池方面不存在優(yōu)勢(shì)，一樣可以借助在全面做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)布局下，積極進(jìn)行維權(quán)行動(dòng)。

另外，這一商標(biāo)糾紛案也警示企業(yè)需要高度重視注冊(cè)商標(biāo)的規(guī)范使用，以及合法、必要、充分的使用證據(jù)收集整理及固定保存，確保全面、準(zhǔn)確、有效應(yīng)對(duì)撤三申請(qǐng)的提出，以免在頻繁“撤三”中處處被動(dòng)，甚至因此痛失相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。當(dāng)然，針對(duì)“撤三”情況也需要在法律中予以完善，進(jìn)一步規(guī)范其適用與“惡意”的認(rèn)定及相應(yīng)懲罰，充分地、公平地、合理地、平等地保障各方權(quán)益，同時(shí)促進(jìn)有限商標(biāo)資源的充分利用。比如對(duì)于“惡意”的認(rèn)定方面，尤其是存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的市場(chǎng)主體，多次提出“撤三”的情況下，表示購買對(duì)方商標(biāo)的意愿，明知或者有理由證明應(yīng)該明知所要提起的撤三商標(biāo)標(biāo)的最近三年處于連續(xù)使用狀態(tài)，應(yīng)確定一定條件下認(rèn)定為存在“惡意”，并采取一定的處罰措施。