商標(biāo)指示性使用的合理邊界

來源：高杉LEGAL    發(fā)布時間：2016-02-17 05:30:00　　瀏覽：3832

雖然新《商標(biāo)法》第五十九條第一款僅確認(rèn)了可對注冊商標(biāo)進(jìn)行敘述性正當(dāng)使用，但司法實踐中通過對產(chǎn)品分裝等的裁判早已確認(rèn)了注冊商標(biāo)的指示性正當(dāng)使用，即認(rèn)為經(jīng)營者為客觀說明自己商品或者服務(wù)的來源，可以正當(dāng)使用他人注冊商標(biāo)，但使用時應(yīng)遵循誠實信用原則，保持在合理限度之內(nèi)，不得對商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益造成損害。其中“用于指示來源”的要求容易理解，但如何確定使用的合理限度卻缺乏明確規(guī)定，導(dǎo)致實踐中出現(xiàn)爭議。

新《商標(biāo)法》第五十九條第一款 注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

分析這一問題，可供參考的是認(rèn)為使用行為超出“指示性正當(dāng)使用”合理范圍的幾個較為知名的判例。

案例一：上海麥司投資管理有限公司與維多利亞的秘密商店品牌管理公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛。

上海市高級人民法院在(2014)滬高民三(知)終字第104號民事判決書中認(rèn)為，麥司公司在店鋪大門招牌、店內(nèi)墻面、貨柜以及收銀臺、員工胸牌、VIP卡、時裝展覽等處使用了“VICTORIA'SSECRET”標(biāo)識，且對外宣稱美羅城店為維多利亞的秘密上海直營店、其系維多利亞的秘密中國總部、北上廣深渝津大區(qū)總經(jīng)銷、中國區(qū)品牌運營商等，這可能導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為銷售服務(wù)系商標(biāo)權(quán)人提供或者與商標(biāo)權(quán)人存在商標(biāo)許可等關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此已經(jīng)超出指示所銷售商品來源所必要的范圍，具備了指示、識別服務(wù)來源的功能，構(gòu)成對“VICTORIA'SSECRET”服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)的侵害。

案例二：聯(lián)想(北京)有限公司與顧某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛。

江蘇省高級人民法院在(2014)蘇知民終字第0142號民事判決書中認(rèn)為，顧某在其經(jīng)營場所全面使用涉案商標(biāo)，并在店鋪門頭、店內(nèi)裝飾、名片、銷售清單等處突出使用“lenovo聯(lián)想”、“lenovo”等標(biāo)識，從上述行為可以推斷出其具有試圖使消費者誤認(rèn)為其與聯(lián)想公司存在特許經(jīng)營、加盟、專賣等特定商業(yè)關(guān)系的攀附故意，客觀上也形成了上述效果，顯然屬于對合理指示商品來源的權(quán)利的不當(dāng)擴張，已經(jīng)超出了商標(biāo)指示性使用的合理范疇。

案例三：李某某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛。

深圳市中級人民法院在(2013)深中法知民終字第738號判決書中認(rèn)為，李某某未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，擅自委托印制了印有與涉案商標(biāo)“李記谷莊及圖”相同、近似標(biāo)識的環(huán)保手提袋，即使該手提袋完全用于商標(biāo)權(quán)人的商品，也會因印制工藝及質(zhì)量等的差異，發(fā)生與注冊商標(biāo)不完全一致，造成商標(biāo)、商品形象及價值貶損的后果;其次，該環(huán)保手提袋一面印有商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)及企業(yè)名稱、廠址、電話等信息，另一面卻印有李某某的店鋪字號，該行為將導(dǎo)致相關(guān)公眾對李某某經(jīng)營店鋪與涉案注冊商標(biāo)及產(chǎn)品生產(chǎn)廠家間的關(guān)系發(fā)生誤認(rèn)，認(rèn)為兩者存在許可使用或關(guān)聯(lián)企業(yè)等特定聯(lián)系，在一定程度上不恰當(dāng)利用了注冊商標(biāo)的良好聲譽，產(chǎn)生了間接混淆的后果。

筆者認(rèn)為，上述案件的共同點在于，商品銷售者對他人注冊商標(biāo)的使用行為會使相關(guān)公眾對其所接受的服務(wù)的來源發(fā)生混淆。“商譽”是現(xiàn)代商標(biāo)法的核心，而在當(dāng)今絕大多數(shù)企業(yè)的商譽都不僅是通過產(chǎn)品，也是通過自身服務(wù)來積累的。這些“服務(wù)”不僅是指對產(chǎn)品的維修養(yǎng)護、指導(dǎo)答疑、技術(shù)支持等售后服務(wù)，還涵蓋了產(chǎn)品推介、試用、銷售等等在商業(yè)活動中對客戶及潛在客戶提供的各類服務(wù)。而在提供服務(wù)的過程中，員工的衣著言談、場所的裝潢布置、溝通交流的過程等方方面面的細(xì)節(jié)都直接關(guān)系和影響著企業(yè)的商譽。在其他經(jīng)營者對商標(biāo)進(jìn)行指示性正當(dāng)使用時，其正確、客觀地表明了商品來源，并使商標(biāo)權(quán)人用其商譽為自己的商品提供保證;即使因產(chǎn)品質(zhì)量問題使商標(biāo)權(quán)人聲譽受損，也并非對其商譽的不合理損害，而是商標(biāo)制度的應(yīng)有之意。然而，一旦超出指示商品來源的范圍，使消費者對所接受的服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，便很有可能因并非由商標(biāo)權(quán)人提供的服務(wù)而損害商標(biāo)權(quán)人的商譽，使其為他人的不當(dāng)行為“買單”。因此，商標(biāo)指示性使用的合理邊界便在于只可客觀表明商品來源，而不得使消費者對經(jīng)營者自身的服務(wù)與商標(biāo)權(quán)人提供的服務(wù)產(chǎn)生混淆。在上述案例二的判決中法院亦認(rèn)為，銷售者可以在店鋪上通過“本店銷售聯(lián)想電腦”等合理方式標(biāo)注“聯(lián)想”和“lenovo”商標(biāo)以達(dá)到指示商品來源的作用。

同時，這一混淆不但包括單獨突出使用他人注冊商標(biāo)使相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生的直接混淆，而且也被拓展至商品經(jīng)營者將他人注冊商標(biāo)與自己的商標(biāo)、企業(yè)字號、名稱等并列使用，使相關(guān)公眾誤認(rèn)為兩者間存在特定聯(lián)系而產(chǎn)生的“間接混淆”。對后一種情況筆者認(rèn)為，一方面，并列使用商標(biāo)的行為往往能有效提示消費者，使之注意到商品生產(chǎn)者與服務(wù)提供者主體上存在的差異;另一方面，在司法實踐中，被訴侵權(quán)人使用了自己的注冊商標(biāo)往往被作為不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯理由。不同商業(yè)標(biāo)識的并列使用有可能會使消費者產(chǎn)生“專營、專賣”等誤認(rèn)，也可能只是表示該商品在銷售者處有售，因此并不能當(dāng)然認(rèn)為一定會使相關(guān)公眾產(chǎn)生間接混淆，而是需要結(jié)合商標(biāo)知名度、具體使用方式、商品用途、用戶群體、通常效用、銷售渠道和習(xí)慣等方面的因素綜合進(jìn)行考慮。最高人民法院〔2003〕民三他字第4號批復(fù)亦認(rèn)為：“判斷在產(chǎn)品促銷活動中使用與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)以這種使用行為是否容易造成相關(guān)公眾對商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，是否借用他人注冊商標(biāo)的信譽為自己謀取不正當(dāng)利益，或者是否對注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。”判斷時還應(yīng)考慮注冊商標(biāo)的知名度與顯著性，要對產(chǎn)品促銷活動中使用他人商標(biāo)的具體情形進(jìn)行分析。筆者認(rèn)為，最高人民法院批復(fù)確立的這一判斷標(biāo)準(zhǔn)不但適用于產(chǎn)品促銷活動，也適用于銷售、維修等一切與特定商品及其注冊商標(biāo)相關(guān)聯(lián)的商業(yè)活動;不但適用于該批復(fù)所對應(yīng)的請示中所關(guān)涉的非商標(biāo)性使用情形，也適用于包括指示性使用在內(nèi)的商標(biāo)正當(dāng)使用情形。

此外還有幾個相關(guān)問題需要注意：

一是《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款規(guī)定：“商品與服務(wù)類似，是指是指商品與服務(wù)間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。”我國雖有專門的服務(wù)類商標(biāo)，但根據(jù)慣例，企業(yè)往往在商業(yè)活動中全面使用自己的商品商標(biāo)，加之零售類商標(biāo)也并未開放注冊，因此普通消費者對兩類商標(biāo)往往是不加區(qū)別的，判斷混淆可能性還是要以相關(guān)公眾的一般認(rèn)識為準(zhǔn)。

二是“許可和關(guān)聯(lián)關(guān)系混淆”以及“不正當(dāng)利用商標(biāo)商譽”源出于最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條，因此在認(rèn)定間接混淆時，尤其是涉及“攀附、搭便車、不當(dāng)利用商譽”等問題時，似應(yīng)注意考察涉案商標(biāo)的知名度。

三是前述案例三闡明，在指示性使用中對商標(biāo)商譽有其他損害，如破壞商品質(zhì)量、篡改商品信息、使用標(biāo)識方式不當(dāng)?shù)龋廊豢赡軜?gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵害。

四是認(rèn)定混淆時需結(jié)合交易習(xí)慣考慮，如商品生產(chǎn)者資助制作供銷售者使用的印有商品注冊商標(biāo)和廣告等的店鋪招牌，對此消費者一般不會誤認(rèn)為兩者間存在有特定聯(lián)系。