最高法首次表態(tài)定牌加工不構成商標侵權

來源：搜狐新聞    發(fā)布時間：2015-12-22 05:33:00　　瀏覽：2959

涉外定牌加工(俗稱OEM)的產(chǎn)品上的商標與國內(nèi)商標權人的商標相同或相近，是否構成侵權，這個問題曾在業(yè)內(nèi)引起廣泛的爭議，各地工商執(zhí)法人員和法官對此也莫衷一是。

近日，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商標侵權再審一案作出終審判決，認定浙江省浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司(下稱亞環(huán)公司)OEM產(chǎn)品上的相關標識不屬于《商標法》意義上的商標使用。業(yè)內(nèi)人士認為，這是最高人民法院對涉外定牌加工商標侵權問題的首次正式表態(tài)，必將對同類案件的裁判產(chǎn)生重大、深遠影響。

亞環(huán)公司兩輸侵權官司

亞環(huán)公司成立于2000年9月，經(jīng)營范圍為鎖具、五金工具的制造、加工及銷售等。2011年1月，中國香港萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司 (下稱萊斯公司)以亞環(huán)公司未經(jīng)其許可，擅自生產(chǎn)銷售帶有“PRETUL”標識的掛鎖，侵犯其注冊商標專用權為由，請求法院判令亞環(huán)公司停止侵權，并賠償其經(jīng)濟損失45萬元。

《中國消費者報》記者了解到，萊斯公司主張的商標是第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”，注冊在第6類掛鎖、五金鎖具等商品上。而亞環(huán)公司的掛鎖上，標識的也是“PRETUL”。

亞環(huán)公司辯稱，涉案產(chǎn)品系其接受墨西哥儲伯荷拉密斯塔斯公司 (下稱儲伯公司)委托所生產(chǎn)的涉外定牌加工產(chǎn)品，完全出口墨西哥，未在中國市場實際銷售，不會引起中國消費者的混淆，故并未侵權。

浙江寧波市中級人民法院經(jīng)審理認為，亞環(huán)公司在其加工的掛鎖包裝盒上標注的商標，與萊斯公司的注冊商標相同，已構成商標侵權。據(jù)此，法院一審判決亞環(huán)公司立即停止【廈門合道商標注冊】侵權，賠償萊斯公司經(jīng)濟損失5萬元。

原被告雙方不服一審判決，提起上訴。浙江省高級人民法院隨后也認定亞環(huán)公司侵權，判令其賠償原告8萬元。此后，亞環(huán)公司向最高法院申請再審。

　　最高院認定非商標使用

最高法院審理認為，本案的爭議焦點是亞環(huán)公司是否構成侵權，以及其行為是否屬于商標法意義上的商標使用?！渡虡朔ā返谒氖藯l規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”該案主審法官表示，雖然該條最后一句系2013年《商標法》修改時新增，但這只是對商標的使用所做的澄清，避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入商標使用范疇，進而導致《商標法》第五十二條的擴大適用。

最高法院認為，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權，上述使用相關“PRE-TUL”標志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，OEM產(chǎn)品上的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其不具有商標的屬性，該行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。

最高法院在第(2014)民提字第38號判決中指出，《商標法》保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷是否構成商標相同或相近，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。在商標并不能發(fā)揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否混淆侵權不具有實際意義。本案中，一、二審法院以是否相同或者近似作為判斷是否構成侵犯商標權的要件，忽略了該訴爭行為是否構成《商標法》意義上的商標使用之前提，適用法律錯誤，應予以糾正。

至此，歷時5年的OEM商標侵權之爭，終于塵埃落定。

　　OEM或不再成為侵權雷區(qū)

定牌加工人受委托生產(chǎn)加工并提供貼附指定商標的產(chǎn)品的行為是否構成商標侵權，無論在行政執(zhí)法領域還是司法領域，都是爭議已久的問題。

早在2004年，有關“SOYODA”定牌加工案件是否構成侵權就引起了工商執(zhí)法人員的熱烈討論。部分工商執(zhí)法人員認為這種行為構成侵權，有的則認為不構成侵權。在法院方面，2004年，廣東省高院對深圳“西班牙耐克案”做出判決，涉外定牌加工被認定構成商標侵權。隨后，一部分法院開始在相關民事判決中作出相同的判決，而2004年以前地方法院大都判決OEM不構成商標侵權。

2010年7月1日，最高法辦公廳在回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出：“(涉外定牌)產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標專用權的行為。”2014年以來，法院對更多的涉外定牌加工行為判定不構成商標侵權。

曾經(jīng)參與過OEM侵權與否大討論的江西省撫州市市場和質(zhì)量監(jiān)管局干部黃璞琳表示，2005年他就提出OEM產(chǎn)品所貼標志不屬于我國《商標法》所稱的“使用商標”行為。“我當初的觀點，與最高人民法院此次再審判決觀點可說相近。”黃璞琳說。

那么，認定OEM不侵權，會否導致國內(nèi)不法廠家打著OEM的“幌子”逃避商標侵權責任追究?黃璞琳說，這其實是個證明問題，只要證明其在國內(nèi)銷售，就可以認定其侵權。

亞環(huán)公司代理人姚曉洪律師則認為，雖然“PRETUL”案將對同類案件的裁判產(chǎn)生重大、深遠影響。但這并非代表最高法院對涉外定牌加工最終的全部意見。關于涉外定牌加工的法律問題，仍有很大的探討空間。

(來源:湖北省工商局)

文章標簽:  商標侵權