貼牌生產(chǎn)中商標(biāo)使用的法律性質(zhì)

來源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2016-12-07 09:19:00　　瀏覽：3157

　　

劉潤濤

基本案情

無錫A公司是江蘇B集團(tuán)公司的一個(gè)子公司，B集團(tuán)公司是“小天鵝”注冊(cè)商標(biāo)的所有人，A公司經(jīng)B集團(tuán)公司的許可在其生產(chǎn)的某類產(chǎn)品上使用“小天鵝”注冊(cè)商標(biāo)。自2005年10月15日起，A公司委托嘉興C公司為其貼牌生產(chǎn)該類產(chǎn)品，在其生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝箱、銘牌等零部件上使用“小天鵝”注冊(cè)商標(biāo)。并約定，貼牌產(chǎn)品的銷售經(jīng)營權(quán)歸A公司。2006年4月20日，雙方再次簽訂了協(xié)議，將授權(quán)期限延長至2009年12月31日。產(chǎn)品的銷售經(jīng)營權(quán)歸A公司，并允許C公司在完成貼牌生產(chǎn)任務(wù)后少量自主銷售其所生產(chǎn)的產(chǎn)品。嘉興C公司要求無錫A公司提供了商標(biāo)權(quán)人江蘇B集團(tuán)公司許可無錫A公司使用“小天鵝”注冊(cè)商標(biāo)的證明，并由A公司以自己的名義協(xié)助C公司辦理了國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。2007年10月，商標(biāo)權(quán)人B集團(tuán)公司認(rèn)為C公司侵犯其商標(biāo)權(quán)，并向嘉興工商行政機(jī)關(guān)舉報(bào)，致使C公司被工商行政機(jī)關(guān)查處，并于2008年12月對(duì)C公司作出行政處罰決定書，處以高額的罰款，直接導(dǎo)致C公司停產(chǎn)停業(yè)。本案是一起典型因貼牌生產(chǎn)引發(fā)的糾紛。

一、貼牌生產(chǎn)的概念

OEM（Orignal Equipment Manufactuce），即原始設(shè)備制造商，現(xiàn)在已經(jīng)被引申為指“貼牌生產(chǎn)”這種經(jīng)濟(jì)合作模式，又稱定牌生產(chǎn)，其基本含義是接受委托的生產(chǎn)方按委托方（商標(biāo)權(quán)人）的委托進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和制造，產(chǎn)品貼附委托方所提供的商標(biāo)，并將產(chǎn)品全部交由委托方銷售或經(jīng)營，接受委托的生產(chǎn)方收取加工費(fèi)用的合作經(jīng)營生產(chǎn)方式。近年來，這種生產(chǎn)方式在涉外加工貿(mào)易中和國內(nèi)某些行業(yè)甚為流行，引發(fā)了大量的糾紛。

二、貼牌生產(chǎn)中的商標(biāo)使用

本案中工商機(jī)關(guān)認(rèn)定，嘉興C公司的行為構(gòu)成商標(biāo)法第五十二條第（一）款規(guī)定的違法行為，即嘉興C公司未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人B集團(tuán)公司許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。其理論依據(jù)在于貼牌加工中商標(biāo)使用屬于商標(biāo)許可使用范疇，由于無錫A公司是經(jīng)江蘇B集團(tuán)公司的許可使用其注冊(cè)商標(biāo)，而由于江蘇B集團(tuán)公司許可無錫A公司使用注冊(cè)商標(biāo)的許可方式是普通許可，無錫A公司不得在未經(jīng)江蘇B集團(tuán)公司同意的情況下再許可嘉興C公司使用該注冊(cè)商標(biāo)，所以，嘉興C公司構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

貼牌生產(chǎn)是承攬加工帶有他人注冊(cè)商標(biāo)商品的行為。但是，貼牌生產(chǎn)中使用商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。

首先，從商標(biāo)法中的商標(biāo)使用本身含義來看，根據(jù)商標(biāo)法實(shí)施條例的規(guī)定，商標(biāo)法中的商標(biāo)使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。從此解釋可以看出，商標(biāo)法中的商標(biāo)使用是有其特定涵義的，作為商標(biāo)法意義上的對(duì)商標(biāo)的“使用”，應(yīng)與一般文法意義上的“使用”不同，它還涉及一個(gè)流通和交換的應(yīng)用領(lǐng)域問題。[①]對(duì)“使用”一詞的理解，不能僅僅停留在其字面日常用義的層面，而要結(jié)合其行為目的及其后果來綜合理解、領(lǐng)會(huì)商標(biāo)法中商標(biāo)使用的含義。

此外，貼牌生產(chǎn)中的承攬方交付加工成果給定作人的行為，是承攬方履行其合同義務(wù)的行為，貼牌產(chǎn)品的銷售經(jīng)營權(quán)歸定作人，承攬人僅僅收取加工費(fèi)用。所以交付加工成果的行為不構(gòu)成銷售行為。[②]貼牌產(chǎn)品仍然在定作人控制領(lǐng)域，沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域，所以，交付加工成果中的商標(biāo)使用也不構(gòu)成商標(biāo)法中的商標(biāo)使用。

其次，從貼牌生產(chǎn)的法律特征來看，貼牌中的商標(biāo)使用有別于商標(biāo)許可使用中的商標(biāo)使用。貼牌生產(chǎn)作為一種特殊的承攬形式，其法律特征表現(xiàn)在：（1）定作人對(duì)用于貼牌的商標(biāo)享有商標(biāo)權(quán)（包括許可使用權(quán)）；（2）承攬人不享有貼牌產(chǎn)品上的商標(biāo)權(quán)利；（3）加工的貼牌產(chǎn)品應(yīng)返回給定作人或定作人指定的途徑處理；（4）承攬人應(yīng)在產(chǎn)品上依法標(biāo)明定作人的名稱、地址及產(chǎn)地等信息。所以，從貼牌生產(chǎn)的法律特征來看，貼牌生產(chǎn)中的商標(biāo)使用有別于商標(biāo)許可使用中的商標(biāo)使用，因?yàn)椋?/p>

（1）主體間的相互關(guān)系不同。貼牌生產(chǎn)中委托人和接受委托人之間形成的是一種委托和接受委托完成一定工作和任務(wù)的關(guān)系，即承攬法律關(guān)系；而商標(biāo)許可使用關(guān)系中，針對(duì)的是商標(biāo)權(quán)的使用許可，雙方形成的是商標(biāo)權(quán)使用許可與被許可的法律關(guān)系。

（2）商標(biāo)的使用性質(zhì)不同。貼牌生產(chǎn)商品上的商標(biāo)的實(shí)際使用者是定作人，承攬人不過是定作人在貼牌生產(chǎn)的商品上使用商標(biāo)行為的實(shí)施者，承攬人的商標(biāo)使用行為是在定作人的指示下進(jìn)行的，并且是為了履行加工承攬合同義務(wù)在貼牌產(chǎn)品上的附帶性使用，更是承攬人為完全履行其合同義務(wù)所必不可少的使用，從商標(biāo)使用的性質(zhì)來看，這里的承攬把商標(biāo)貼附在產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品上的這種使用商標(biāo)行為，是加工行為的一部分，承攬人在貼牌生產(chǎn)中并不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，由于產(chǎn)品還沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域，不是基于商標(biāo)的功能——識(shí)別不同的生產(chǎn)者、經(jīng)營者——而使用商標(biāo)，所以這里的真正的商標(biāo)使用人為定作人，而非承攬人，貼牌生產(chǎn)中的這種使用方式不僅不是用來區(qū)別承攬人生產(chǎn)的產(chǎn)品的來源，而恰恰為了定作人區(qū)別產(chǎn)品的來源，所以，對(duì)承攬人而言，在貼牌生產(chǎn)中使用商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用；[③]而在商標(biāo)使用許可關(guān)系中，被許可人經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可的商標(biāo)使用，是受自己的意志控制下的使用行為，商標(biāo)使用的主體是被許可人，這也正是商標(biāo)使用許可關(guān)系締結(jié)的目的所在。

（3）商標(biāo)權(quán)的處分方式不同。在貼牌生產(chǎn)中，定作人對(duì)用于貼牌的商標(biāo)享有商標(biāo)權(quán)（包括許可使用權(quán)），而承攬人不享有定牌產(chǎn)品上的商標(biāo)權(quán)利，貼牌生產(chǎn)承攬人按照約定完成產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)，就是履行了合同義務(wù)，貼牌生產(chǎn)不涉及商標(biāo)使用許可，假如接受貼牌的承攬人不在生產(chǎn)的產(chǎn)品上貼上委托方的注冊(cè)商標(biāo)，恰恰是沒有履行貼牌生產(chǎn)合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約；而在商標(biāo)使用許可關(guān)系中，發(fā)生的商標(biāo)使用權(quán)的轉(zhuǎn)移，即商標(biāo)使用權(quán)從許可方轉(zhuǎn)移到被許可方。

（4）商標(biāo)使用的法律后果不同。在貼牌生產(chǎn)中，承攬人按照定作人的指示，將商標(biāo)貼附在承攬加工的產(chǎn)品上，然后將產(chǎn)品交給定作人，由定作人進(jìn)行銷售，售后服務(wù)和產(chǎn)品責(zé)任都由定作人負(fù)責(zé)和承擔(dān)，這也就是本案中定作人與承攬人之間為什么另行簽訂售后服務(wù)協(xié)議的原因所在；而在商標(biāo)許可使用關(guān)系中，被許可人在自己生產(chǎn)的產(chǎn)品上貼上許可人許可使用的商標(biāo)，商標(biāo)被許可使用人有義務(wù)保證其使用商標(biāo)的產(chǎn)品的質(zhì)量，產(chǎn)品的售后服務(wù)和產(chǎn)品責(zé)任都由被許可人負(fù)責(zé)和承擔(dān)。

由于貼牌生產(chǎn)中承攬人的使用商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，商標(biāo)法上的意義上的商標(biāo)使用人為定作人，即本案中的無錫A公司，而無錫A公司是經(jīng)商標(biāo)權(quán)人江蘇B集團(tuán)公司的許可使用該注冊(cè)商標(biāo)。所以，嘉興C公司既不構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司商標(biāo)專用權(quán)，因?yàn)檫@里的商標(biāo)使用人是無錫A公司而不是嘉興C公司；同時(shí)，嘉興C公司與無錫A公司也不構(gòu)成共同侵權(quán)，因?yàn)闊o錫A公司是經(jīng)過注冊(cè)商標(biāo)所有人許可的有權(quán)的合法使用。所以，工商部門認(rèn)定嘉興C公司的貼牌生產(chǎn)行為構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)，值得商榷。

三、自主銷售部分的商標(biāo)使用

在貼牌生產(chǎn)之外，無錫A公司還允許嘉興C公司在完成貼牌生產(chǎn)任務(wù)后少量自主銷售貼附商標(biāo)的產(chǎn)品，并下達(dá)了銷售和上交利潤的任務(wù)，對(duì)于自主銷售部分的法律關(guān)系如何定性，自主銷售部分的商標(biāo)使用屬于何種性質(zhì)？

自主銷售部分的商標(biāo)使用事實(shí)上構(gòu)成了商標(biāo)許可使用。因?yàn)樵谫N牌生產(chǎn)關(guān)系中，接受委托負(fù)責(zé)生產(chǎn)一方人是沒有產(chǎn)品的銷售權(quán)的，如果委托方允許生產(chǎn)方自主銷售生產(chǎn)的貼附商標(biāo)的產(chǎn)品，并下達(dá)了銷售和上交利潤的任務(wù)，這種合作方式本質(zhì)上是構(gòu)成商標(biāo)許可使用關(guān)系，商標(biāo)許可使用費(fèi)用以完成一定的銷售任務(wù)和上交利潤的形式體現(xiàn)。

在自主銷售部分，真正的商標(biāo)使用人為接受委托的生產(chǎn)商，自主銷售產(chǎn)品的商標(biāo)使用，是基于商標(biāo)的功能——識(shí)別不同的生產(chǎn)者、經(jīng)營者——而使用商標(biāo)。所以，對(duì)接受委托生產(chǎn)方而言，自主銷售部分的使用商標(biāo)的行為構(gòu)成了商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，而這種使用是基于委托方的授權(quán)而產(chǎn)生的，因此，自主銷售部分事實(shí)上構(gòu)成了商標(biāo)許可使用。

作者簡介：劉潤濤（1981－），男，江蘇灌云人，中山大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)碩士，嘉興學(xué)院文法學(xué)院講師，浙江子城律師事務(wù)所（知識(shí)產(chǎn)權(quán)部）兼職律師，主要研究知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

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注釋：

[①] 朱玲：“涉外定牌中的商標(biāo)侵權(quán)行為認(rèn)定——以法律解釋學(xué)為視角”載《福建政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)》2008年第1期，第61頁。

[②] 張玉敏：“涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛的法律適用”，《百家言》2008年第4期，第71頁。

[③] 這一點(diǎn)2006年3月7日北京市高級(jí)人民法院公布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第2條的規(guī)定中得到印證，解答第2條規(guī)定，在商業(yè)活動(dòng)中，使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)明商品的來源，使相關(guān)公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場(chǎng)主體的方式，均為商標(biāo)的使用方式。除商標(biāo)法實(shí)施條例第三條所列舉的商標(biāo)使用方式外，在音像、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等平面或立體媒介上使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)，使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認(rèn)識(shí)的，都是商標(biāo)的使用。知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審理經(jīng)驗(yàn)豐富廣東省佛山市中院從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法審判的專家也有認(rèn)為，貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，參見張澤吾：“OEM的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸責(zé)”，《中華商標(biāo)》2005年第10期，第47頁。

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